关键词

行政/商标申请驳回复审/声音商标/显著性/可视性标志

基本案情

某某科技（深圳）有限公司诉称：一、第1450252X号商标（以下简称申请商标）是其公司名下某软件在运行过程中，新消息传时播放的提示音，申请商标所表现的内容与第38类“提供互联网聊天室、信息传送”等服务之间没有内在的联系，既非“功能性”也不具备描述性，并且诉争商标为六声音响，不冗长也不简单，该声音特点鲜明、简短突出，具有声音商标应有的显著性。二、某软件是中国市场用户数最多的即时通讯工具，用户数量庞大，诉争商标经过长期、广泛的使用，已经成为相关公众识别服务来源的标志，该公司的某软件于1999年2月上线至今，持续使用申请商标近18年。申请商标经过长期、大量、广泛的使用，用户听到申请商标声音后就知道是某软件的消息提示音，申请商标能够直接对应某软件提供的即时通讯服务，其知名度及显著性进一步增强。三、被诉决定将“独创性”作为声音商标是否具有显著性的审查标准缺乏法律依据，“独创性”是著作权概念，商标法也不要求诉争商标具有独创性。四、国外已经获得注册的声音商标实例包括NBC“三声钟声”商标、英特尔“登登登登”商标、苹果MAC电脑“开机声音”商标、微软系统“启动声音”商标、米高梅“狮吼”商标、爱普生声音商标等声音商标的时长较短，多数不到3秒，几乎全部都在6秒以内，声音表现简明、无语音。由于声音商标的注册在我国刚刚开始，声音商标审查标准不够完善，有必要参考国际上比较公认的声音商标注册实例。综上，请求法院撤销商评字［2016］第0000035304号《关于第14502527号“嘀嘀嘀嘀嘀嘀”（声音商标）商标驳回复审决定书》（以下简称被诉决定），并责令商标评审委员会重新作出审查决定。

被告商标评审委员会辩称，一、被告审查声音商标的依据就是显著性，作为非传统商标，声音商标必须通过使用才能取得显著性，而某某科技（深圳）有限公司提供的证据只能显示某软件具有较高的知名度，并不能证明申请商标具有显著性。二、申请商标仅是一个急促、单调的重复音，比较简单，缺乏商标应有的显著性。三、独创性只是被告审查声音商标是否具有显著性时考量的一个参考因素，被告并未将其作为判断诉争商标是否具备显著性的标准适用。故请求法院判决驳回某某科技（深圳）有限公司的诉讼请求。

法院经审理查明：2014年5月4日，某某科技（深圳）有限公司向国家工商行政管理总局商标局(简称商标局)提出申请商标的注册申请，指定使用在第38类“电视播放；新闻社；信息传送；电话会议服务；提供在线论坛；计算机辅助信息和图像传送；提供互联网聊天室；在线贺卡传送；数字文件传送；电子邮件（截止）”服务上。

针对申请商标的注册申请，商标局于2015年8月11日作出商标驳回通知，依据商标法第十一条第一款第(三)项作出不予注册的决定，其理由为：申请商标由简单、普通的音调或旋律组成，使用在指定使用项目上缺乏显著性，不得作为商标注册。

某某科技（深圳）有限公司对商标局作出的上述商标驳回通知不服，于法定期限内向商标评审委员会提出复审申请，并提交了下列证据：１、广东省深圳市前海公证处(简称前海公证处)作出的(2015)深前证字第009830号公证书(附光盘一张)，２、前海公证处作出的(2015)深前证字第009831-009835号公证书(各附光盘一张)，分别是对2009版本、2012版本、2013版本、2014版本、2015版本的某软件运行中有新消息传来时提示音的证据保全，3、前海公证处作出的(2015)深前证字第009836号公证书(附光盘一张)，系对2009版本、2012版本、2013版本、2014版本、2015版本某软件的数字签名证明，前述证据1-3显示，某某科技（深圳）有限公司的某软件均使用申请商标作为新消息传来时的默认提示音；4、某某科技（深圳）有限公司年报摘要；5、上海××市场咨询有限公司发的《中国即时通讯研究报告》(2003年-2006年)、《中国即时通讯行业发展报告》(2007-2008年、2008-2009年)、《中国即时通讯度监测报告》(2010-2011年)、《中国即时通讯用户行为研究报告》(2010-2011年)、《中国即时通讯年度监测及用户行为研究报告(2012-2013年)，其中包含某某科技（深圳）有限公司某软件最早运行的版本与时间、某某科技（深圳）有限公司的某软件作为“用最常使用的即时通讯软件”之一于2003年-2008年在即时通讯软件市场中的占有率情况的统计、某软件在2009-2010年中国主要即时通讯软件用户偏好度的占比统计、某软件在2012-2013年度的覆盖人数统计等内容。

2016年4月18日，商标评审委员会被诉决定。该决定认为：申请商标为声音，该声音较为简单，缺乏独创性，指定使用在电视播放、信息传送等服务项目上缺乏商标应有的显著特征，难以起到区分服务来源的作用，属于商标法第十一条第一款第(三)项所指的情形。某某科技（深圳）有限公司提交的证据虽能证明其某软件享有知名度，但申请商标的声音仅为软件包含的标识某一功能的声音，在案证据不能证明申请商标经使用已起到区别服务来源的作用。综上，商标评审委员会依据商标法第十一条第一款第(三)项和第三十条的规定，决定：申请商标的注册申请予以驳回。

某某科技（深圳）有限公司不服被诉决定，于法定期限内提起行政诉讼。
     在法定期限内，为证明被诉决定认定事实清楚，适用法律正确，作出程序合法，商标评审委员会向法院提交了下列证据：
    1、申请商标档案，用以证明申请商标申请日期、指定使用服务等情况；
    2、商标驳回通知书复印件，用以证明申请商标被商标局驳回的事实及具体驳回理由；
    3、某某科技（深圳）有限公司在评审程序中提交的复审申请书及证据复印件，用以证明被诉决定是针对其提出复审的事实、理和请求作出的。

某某科技（深圳）有限公司向法院提交了下列证据以支持其诉讼主张：
    1、申请商标的音频文件(申请商标的声音样本)，用以证明申请商标的具体表现形式；
    2、某某科技（深圳）有限公司向商标局提交的商标注册申请书及申请商标的光谱表、频谱表、波形图，用以证明申请商标并非音的简单重复；
    3、国家图书馆检索文献152篇，用以证明即申请商标的声音已经进行了长期大量的使用且涉及的领域广泛，已经能够起到区分服务来源的作用，相关公众已经能够将申请商标与某某科技（深圳）有限公司及其提供的服务建立对应关系；
    4、某某科技（深圳）有限公司2004年-2015年年报，其中对于每年的注册即时通信账户、活跃账户、最高同时在线账户等数据进行了统计，用以证明申请商标对应的即时通信软件的受众面极其广泛；
    5、某某科技（深圳）有限公司的某软件获得吉尼斯世界纪录“单一即时通信平台上最多人同时在线”称号的证书和相关报道，以证明申请商标对应的即时通信软件受众范围极其广泛；
    6、商标局于2009年4月24日作出的商标驰字［2009］第14号《关于认定“××”商标为驰名商标的批复》，认定某某科技（深圳）有限公司的“××”商标在第38类上的信息传送、计算机终端通讯、提供与全球计算机网络的电讯联接服务上构成驰名商标，用证明与申请商标相对应的在即时通讯服务上获准注册的“××”商标构成驰名商标，从而进一步印证申请商标受众范围极其广泛，已经能够起到区分服务来源的作用。

原审庭审中，某某科技（深圳）有限公司还当庭播放了电视剧《第一次亲密接触》(2003年拍摄，2004年7月正式发行)中关于某软件在遇有新消息传来时申请商标作为提示音的相关片段，并出示了Useit知识库对于“1999年至2015年××是如何一步步变形的”文对某软件的版本升级进行的介绍及百度百科对于“××邮箱”的介绍。另外，某某科技（深圳）有限公司还当庭播放了国内外获准注册的部分声音商标的声音样本、我国已获准注册及处于初审公告阶段的部分声音商标的声音样本以作参考。

质证过程中，针对商标评审委员会提交的证据，某某科技（深圳）有限公司表示对其关联性、合法性、真实性均无异议，但认为前述证据不足以证明被诉决定认定事实清楚、适用法律正确。商标评审委员会对于某某科技（深圳）有限公司在诉讼阶段提交的证据的关联性、合法性、真实性均无异议，但不认可某某科技（深圳）有限公司提交的证据的证明作用。

北京知识产权法院作出（2016）京73行初3203号行政判决，判决：撤销被诉决定，判令商标评审委员会就第1450252X号商标提复审申请重新作出审查决定。宣判后，被告提出上诉。北京市高级人民法院作出（2018）京行终3673号行政判决，判决驳回上诉维持原判。

裁判理由

法院生效裁判认为：商标法是商标注册审查的基本法律依据，在商标注册申请的审查过程中，无论具体商标标志是由何种要素构成，只要其符合商标法第八条的规定，都应当采用相同的审查标准予以同等对待。尤其是在2013年商标法修改时，新法删除了商标构成要素必须属于“可视性标志”的原有要求，使得任何能够发挥商品或服务来源识别作用的标志都有可能作为商标获准注册，从而拓宽了商标类型的范畴，为今后更好地保护经营者的合法权益、维护市场竞争的良好秩序、保护消费者的合法权益提供了更大的可能。但与此同时，为了平等地对待不同商标注册需求的市场经营者、平等地保护已经获准注册的不同类型商标的商标权人，除非商标法有特殊规定，否则不应对声音商标以及今后可能出现的其他新类型商标作出特殊对待。

就本案而言，申请商标音色基本相同、时间间隔短促且基本相同，指定使用在第38类第38类“电视播放；新闻社；信息传送；电话会议服务；提供在线论坛；计算机辅助信息和图像传送；提供互联网聊天室；在线贺卡传送；数字文件传送；电子邮件”服务上。虽然申请商标构成要素的选取体现了某某科技（深圳）有限公司的特定创意，但是，商标标志在其指定使用服务上是否具有显著特征，仍然需要结合相关公众的一般认知加以具体判断。具体而言，由于申请商标仅由单一而重复的“嘀”音构成，相关公众通常情况下不易将其作为区分商品或者服务来源的标志加以识别，申请商标属于商标法第十一条第一款第（三）项规定的缺乏显著特征的标志。原审法院和商标评审委员会在该问题上的观点一致，二审法院对此予以确认。商标评审委员会有关申请商标标志本身缺乏显著特征的上诉理由成立，二审法院对此予以支持。

特定的标志其本身在特定的商品或者服务上可能缺乏商标注册所需的显著特征，但是当其经过使用而能够发挥识别作用时，则可以根据商标法第十一条第二款的规定予以核准注册。由于这种显著特征的取得建立在使用的基础之上，因此，此类商标获准注册的商品或者服务范围，也应当以其实际使用的商品或者服务为限。通常情况下，不存在在一个商品或者服务项目上经过使用而取得显著特征的标志，即可仅因其在该商品或者服务上的使用行为，而在其他商品或者服务项目上当然获得显著特征。对于通过使用而取得显著特征的商标的审查，必须遵循“商品和服务项目特定化”之审查原则，避免显著特征使用取得认定过程中的泛化处理和以偏概全。

本案中，某某科技（深圳）有限公司提供的证据能够证明申请商标声音通过在××即时通讯软件上的长期持续使用，具备了识别服务来源的作用。原审判决认定申请商标在与××即时通讯软件相关的“信息传送、提供在线论坛、计算机辅助信息和图像传送、提供互联网聊天室、数字文件传送、在线贺卡传送、电子邮件”服务上具备了商标注册所需的显著特征并无不当，申请商标可以在上述服务项目上予以初步审定，二审法院对此予以确认。但是，申请商标并未在“电视播放、新闻社、电话会议服务”上实际使用，原审判决以“电话会议服务”与“超级群聊天”服务功能完全相同以及综合性即时通讯软件服务平台存在提供电视播放、新闻服务的可能性为由，认定申请商标在上述三个服务项目上亦具有显著特征，显然不符合申请商标经过使用方才取得显著特征的案件事实，不适当地为申请商标预留了申请注册的空间，属于适用法律错误，二审法院对此予以纠正。商标评审委员会有关在案证据不能证明申请商标经使用已具有区别服务来源作用的上诉理由部分成立，二审法院给予相应的支持。

裁判要旨

申请商标由声音构成，虽然其构成要素缺乏固有的显著特征，但其经过使用取得显著特征并便于识别的，仍然可以作为商标注册。

关联索引

《中华人民共和国商标法》第8条，第11条，第10条第1款第8项，第11条第1款第1项、第2项（本案适用的是2013年修正的《中华人民共和国商标法》第8条，第11条，第10条第1款第8项，第11条第1款第1项、第2项）
    《中华人民共和国商标法实施条例》第32条

 一审：北京市第一中级人民法院（2016）京73行初3203号行政判决（2018年4月27日）
     二审：北京市高级人民法院（2018）京行终3673号行政判决（2018年9月27日）