关键词

行政/实用新型专利申请/驳回复审程序/说明书充分公开/审查对象

基本案情

宋某等系专利申请号为201620402906.0、名称为“高效转盘式水力发电机组”的实用新型专利申请（以下简称本申请）的专利申请人。经实质审查，国家知识产权局原审查部门于2016年11月30日发出驳回决定，驳回了本申请。宋某等对上述驳回决定不服，于2016年12月8日向原国家知识产权局专利复审委员会（以下简称专利复审委员会）提出了复审请求。专利复审委员会于2017年7月12日作出第126394号复审请求审查决定（以下简称被诉决定），认定本申请说明书及附图所记载的内容不能构成一个清楚完整的技术方案，说明书公开不充分，维持国家知识产权局对本申请作出的驳回决定。宋某等不服，向北京知识产权法院提起诉讼，请求撤销被诉决定，判令国家知识产权局重新作出决定。

北京知识产权法院于2020年1月20日作出（2017）京73行初7281号行政判决：驳回宋某等的诉讼请求。宋某等提出上诉，最高人民法院于2021年12月3日作出（2020）最高法知行终520号行政判决：一、撤销北京知识产权法院（2017）京73行初7281号行政判决；二、撤销原国家知识产权局专利复审委员会第126394号复审请求审查决定；三、国家知识产权局针对宋某等就201620402906.0号“高效转盘式水力发电机组”实用新型专利申请提出的复审请求重新作出审查决定。

裁判理由

法院生效裁判认为：专利说明书应该清楚、完整地描述发明或者实用新型的技术方案，使本领域技术人员能够理解和实施技术方案。专利说明书记载的内容并非必然针对权利要求所要求保护的内容，其可能承载超出权利保护范围的技术方案及其技术效果，实践中也普遍存在当事人基于同样的说明书分别要求多项权利的保护的情形。要求说明书充分公开，是因为专利权需要以技术方案的公开换取专有权的保护，由于授权的对象是权利要求所要求保护的技术方案，故判断说明书是否公开充分也应当针对权利要求所要求保护的技术方案及其所要解决的技术问题。对于说明书中虽有记载，但并非权利要求限定的技术方案及其所解决的技术问题，本技术领域技术人员能否实现该技术方案，解决该技术问题，不应当影响专利申请的授权。

本案中，尽管本申请整体要解决提高电能转换效率、减少能耗的问题，但系通过不同技术手段在不同层面解决减少能耗的问题，相互之间亦不存在协同作用的关系。宋某等在提交复审请求时修改的权利要求中，删除了原从属权利要求3-6中关于圆形支撑墙及通过配重调节阻水板角度的技术特征，该修改已经被国家知识产权局接受。就修改后保留的权利要求1、2而言，其并未涉及圆形支撑墙及通过配重调节阻水板的角度等技术特征，相应的技术效果亦并非本申请权利要求1、2限定的技术方案所要解决的技术问题，不应成为评价本申请说明书是否公开充分的对象。被诉决定的决定理由部分及一审判决仅以本领域技术人员不能清楚地知晓圆形支撑墙的具体结构及通过配重调节阻水板的角度如何实现为由认为本申请说明书公开不充分有所不当。申请人放弃在本申请中保护形成圆形支承墙及通过配重调节阻水板的技术手段后，本申请要求保护的技术方案不再要解决减少阻力杆转动过程中的阻力这一技术问题，说明书中仅清楚地记载通过安装减摩机构提高电能转换效率的实施方式并不会导致说明书公开不充分。因此，针对宋某等修改后的权利要求，本申请说明书公开充分，符合专利法第二十六条第三款的规定。

裁判要旨

关于专利说明书是否充分公开的判断，应当以权利要求限定的技术方案及其所要解决的技术问题为对象，以本领域技术人员阅读说明书后能否实现该技术方案和解决该技术问题为标准。说明书中与权利要求限定的技术方案及其所解决的技术问题无关的内容，对于说明书公开是否充分的判断一般不产生影响。

关联索引

《中华人民共和国专利法》第26条第3款（本案适用的是2009年10月1日施行的《中华人民共和国专利法》第26条第3款）

一审：北京知识产权法院（2017）京73行初7281号行政判决（2020年1月20日）
      二审：最高人民法院（2020）最高法知行终520号行政判决（2021年12月3日）