关键词

行政/商标异议复审纠纷/商标/不正当手段/在先商号权

基本案情

2007年7月13日，北京某某烤鸭店有限公司向北京市第一中级人民法院（以下简称一审法院）提起诉讼，请求撤销国家工商行政管理总局商标评审委员会（以下简称商标评审委员会）作出的商评字（2007）第2831号《关于第308341X号“鸭王”商标异议复审裁定书》（以下简称第2831号裁定）。一审法院认定，“鸭王”系北京某某烤鸭店有限公司的企业名称核心部分，系北京某某烤鸭店有限公司的商号，其登记及使用日期均早于被异议商标申请日。虽然“鸭王”作为商号独创性较弱，但经过北京某某烤鸭店有限公司五年多的经营，其于2001年已然成为京城烤鸭市场最具影响的烤鸭店之一。况且，烤鸭系北京特色食品，在中外享有盛名。北京的流动商务人员及旅游者众多，京沪两地又是中国的两大经济交流中心，两地人员和信息交流频繁，有关北京某某烤鸭店有限公司的媒体报道及广告宣传的影响力亦非仅仅局限于北京，北京某某烤鸭店有限公司所做广告的报纸并非仅在北京发行即可证明这一点。因此，被异议商标申请注册之前，北京某某烤鸭店有限公司在相关公众中已经具有一定的知名度。同时，被异议商标的指定使用服务为餐馆类服务行业，与北京某某烤鸭店有限公司属于相同的服务行业，被异议商标的注册与使用将会导致相关公众误以为该商标所标识的服务来自北京某某烤鸭店有限公司，或者与北京某某烤鸭店有限公司系关联企业，导致相关公众混淆误认，致使北京某某烤鸭店有限公司的利益受到损害。因此，上海某某烤鸭店有限公司（以下简称上海某烤鸭店）申请注册被异议商标损害了北京某某烤鸭店有限公司的在先商号权，应当不予核准注册。北京市第一中级人民法院于2007年10月15日作出（2007）一中行初字第966号行政判决：撤销2831号裁定；被异议商标不予核准注册。北京市高级人民法院（以下简称二审法院）认定被异议商标申请注册之前，北京某某烤鸭店有限公司在相关公众中已经具有一定的知名度。同时，被异议商标的指定使用服务为餐馆类服务行业，与北京某某烤鸭店有限公司属于相同的服务行业，被异议商标的注册与使用将会导致相关公众误以为该商标所标识的服务来自北京某某烤鸭店有限公司，或者与北京某某烤鸭店有限公司系关联企业，从而导致相关公众混淆误认，致使北京某某烤鸭店有限公司的利益受到损害。上海某烤鸭店申请注册被异议商标损害了北京某某烤鸭店有限公司的在先商号权。从有关北京某某烤鸭店有限公司的媒体报道及广告宣传内容中，可以得知“鸭王”既有作为其商号，也有作为其商标标识的情形，应认定通过广告及媒体报道的宣传，北京某某烤鸭店有限公司的“鸭王”商标在被异议商标申请注册日之前在相关公众中已具有一定影响。上海某烤鸭店与北京某某烤鸭店有限公司均从事餐馆服务行业，其理应知道北京某某烤鸭店有限公司对“鸭王”商标的使用情况及“鸭王”商标的知名度。因此，上海某烤鸭店申请注册被异议商标的行为，属于违反诚实信用原则，以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标的行为。根据我国行政诉讼法的规定，对于行政诉讼案件，人民法院经过审理根据不同情况作出维持、撤销或者一并要求重作决定的判决。一审法院在判决主文中直接对涉案被异议商标作出不予核准注册的判决，缺乏充分的法律依据。上海某烤鸭店有关一审法院直接作出不予核准注册被异议商标的判决缺乏法律依据的上诉理由成立，应予支持。上海某烤鸭店的上诉理由及请求部分成立，对此予以支持。一审判决认定事实清楚，适用法律正确，判决结果基本正确。综上，北京市高级人民法院于2008年10月9日作出（2008）高行终字第19号行政判决：1.维持一审判决第一项，即撤销商标评审委员会作出的第2831号裁定；2.撤销一审判决第二项，即上海某烤鸭店申请注册的被异议商标不予核准注册；3.由商标评审委员会重新对被异议商标是否予以核准注册作出决定。最高人民检察院高检行抗（2009）１号行政抗诉书认为，1.二审判决超越了行政审判的职能范围。法院应对商标评审委员会第2831号裁定适用的程序和裁决的实质内容是否合法进行审理，但法院一系列判断、推论等超越了审理范围和裁判范围，超越了行政审判的职能范围。2.二审判决认定事实错误。北京某某烤鸭店有限公司并未举证证明其商号的影响力及于上海，另外相同的服务行业并不当然会造成相关公众混淆误认，亦没有证据证明上海某烤鸭店给北京某某烤鸭店有限公司造成了损害，故认定被异议商标损害了北京某某烤鸭店有限公司的在先商号权没有事实依据。二审判决认定北京某某烤鸭店有限公司的 “鸭王”商标是有一定影响的商标亦属于认定事实错误，并且没有论证上海某烤鸭店如何运用了不正当手段，上海某烤鸭店从事餐饮业并不必然知道北京某某烤鸭店有限公司的存在，其注册被异议商标没有恶意。3.二审判决适用法律错误。“鸭王”商标本身的独创性较弱，商标评审委员会关于“不排除上海某烤鸭店与北京某某烤鸭店有限公司创意相同的巧合性”的认定并无不当。二审判决没有审理“鸭王”的显著性问题，适用法律错误。最高人民法院于2009年11月16日作出（2009）行抗字第1号行政裁定书，指令二审法院再审本案。二审法院再审认为：“鸭王”系北京某某烤鸭店有限公司企业名称的核心部分，是京某某烤鸭店有限公司的商号，其登记及使用日期均早于被异议商标申请注册日。虽然“鸭王”作为商号独创性较弱，但是经过北京某某烤鸭店有限公司的持续经营和使用，“鸭王”已经具有一定的显著性和知名度。北京某某烤鸭店有限公司于2001年已成为京城烤鸭市场颇具影响的烤鸭店之一，烤鸭是北京特色食品，在中外享有盛名，京、沪两地均系我国两大商业中心，两地人员和信息交流频繁，北京某某烤鸭店有限公司所做广告宣传的报纸并非仅在北京发行，有关北京某某烤鸭店有限公司的媒体报道及广告宣传的影响力亦并非仅局限于北京。因此，在被异议商标申请注册日之前，北京某某烤鸭店有限公司在相关公众中已具有一定的知名度，其所形成的在先权益应该得到维护。根据《中华人民共和国商标法》（商标法）的立法精神，从维护企业的经营和市场秩序，保护市场生产力的角度，对于使用时间较长，已建立较高市场声誉和形成相关公众群体的诉争商标，应将保护在先商业标志权益与维护市场秩序相协调结合起来，充分尊重相关公众已在客观上将相关商业标志区别开来的市场实际，注重维护已经形成和稳定的市场秩序。结合本案的具体情况，上海某某烤鸭店有限公司曾在2000年9月向工商行政管理机关申请带有“鸭王”字样的企业名称，并于2002年１月向商标局申请“鸭王”商标。自2002年至今其迅速持续发展，在上海开设了多家分店，并通过报刊等媒体渠道对被异议商标进行了大量的广告宣传，从其上缴税收的情况看，其具有很好的经济效益和较大的经营规模。此外，上海某某烤鸭店有限公司及其关联企业在各方面展示自己的产品和品牌，获得了多种荣誉和奖项，形成了相应的消费者群体，使相关消费者能够将上海某某烤鸭店有限公司与北京某某烤鸭店有限公司餐饮服务区别开来，故目前不宜将被异议商标予以撤销。综上，北京市高级人民法院于2010年12月8日作出（2010）高行再终字第53号行政判决：撤销一、二审判决；维持第2831号裁定。北京某某烤鸭店有限公司不服向最高人民法院申诉，最高人民法院于2013年2月26日作出（2012）知行字第9号行政裁定，驳回北京某某烤鸭店有限公司的申诉。

裁判理由

最高人民法院审查认为，本案核心的法律问题是上海某某烤鸭店有限公司的前身上海某烤鸭店申请注册被异议商标是否违反商标法第三十一条的规定，即是否侵犯北京某某烤鸭店有限公司的在先商号权以及以不正当手段抢先注册北京某某烤鸭店有限公司在先使用并有一定影响的商标。该条规定意在遏制恶意抢注行为，以弥补实行严格的注册原则所可能造成的不公平后果。在注册原则下，只有在先使用的未注册商标已经具有了一定影响、而在后的商标申请人明知或者应知该在先商标而且具有从该商标声誉中获利的恶意，才是该条要遏制的对象。《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》第十八条规定：“如果申请人明知或者应知他人已经使用并有一定影响的商标而予以抢注，即可认定其采用了不正当手段。”该意见将“不正当手段”解释为“明知或者应知”，而未再进一步要求有搭便车、侵占他人商誉的意图。因为通常情况下，如果在先使用商标已经具有一定影响，而在后商标申请人明知或应知该商标而将其申请注册即可推定其具有占用他人商标声誉的意图，即二者一般是重合的。本案中，在被异议商标申请日即 2002年1月29日，北京某某烤鸭店有限公司已成立五年，在北京地区有四五家分店，并进行过一些媒体宣传和报道，其在北京地已经有了一定的知名度和一定影响。但考虑到本案的具体情形，上海某烤鸭店申请注册被异议“鸭王”商标并不构成“不正当手段抢先注册”，具体理由如下：1.北京某某烤鸭店有限公司曾于2000年12月21日向商标局提出在第42类餐厅等服务上的“鸭王”商标注申请，2001年7月30日商标局以“直接表示了服务的内容及特点”为由，予以驳回，北京某某烤鸭店有限公司未申请复审。之后上海某烤鸭店申请本案被异议商标，同样被驳回。但上海某烤鸭店申请商标评审委员会复审，并提交了其使用被异议商标的证据而获得初审公告。北京某某烤鸭店有限公司未获得注册商标有在先行政程序不同的原因，亦印证了上海某烤鸭店申请注册被异议商标并非以不正当手段抢先注册。2.上海某烤鸭店申请注册被异议商标并在上海开展相关经营活动，主观上并无借用北京某某烤鸭店有限公司商誉的意图，客观上也没有刻意与北京某某烤鸭店有限公司相联系、造成相关公众混淆的行为。自被异议商标申请注册至今，上海某某烤鸭店有限公司（上海某烤鸭店）及其关联企业鸭王餐饮集团有限公司在上海地区对被异议商标进行了广泛的使用和宣传，形成了自己的声誉和品牌影响力，是其依靠自身努力经营取得的成果而非是搭北京某某烤鸭店有限公司便车的结果。因上海某烤鸭店和上海某某烤鸭店有限公司申请、使用被异议商标并没有占用北京某某烤鸭店有限公司商誉的意图，客观上亦未损害北京某某烤鸭店有限公司的利益，亦不构成对北京某某烤鸭店有限公司商号权的侵犯。第2831号裁定认定上海某烤鸭店申请注册被异议商标不构成“不正当手段”从而核准其注册是正确的。原一、二审判决未考虑被异议商标的申请注册是否有侵占在先使用商标声誉的恶意，适用法律不当。原再审判决虽然未对商标法第三十一条的具体适用问题进行论述，但其判决充分考虑了北京某某烤鸭店有限公司和上海某某烤鸭店有限公司的利益，判决结果应予肯定。北京某某烤鸭店有限公司相关申请再审理由不能成立，不予支持。但北京某某烤鸭店有限公司在先使用所形成的在先权益应该得到保护，其有权在北京地域范围内继续使用其在先使用的鸭王标识。综上，依照 《最高人民法院关于执行〈中华人民共和国行政诉讼法〉若干问题的解释》第七十四条之规定，裁定驳回北京某某烤鸭店有限公司的再审申请。

裁判要旨

在注册原则下，只有在先使用的未注册商标已经具有了一定影响、而在后的商标申请人明知或者应知该在先商标而且具有从该商标声誉中获利的恶意，才是商标法第三十一条要遏制的对象。通常情况下，如果在先使用商标已经具有一定影响，而在后商标申请人明知或应知该商标而将其申请注册即可推定其具有占用他人商标声誉的意图，即二者一般是重合的。但不排除特定情形下在先使用商标虽然具有一定影响，商标申请人能够举证证明其没有占用在先使用商标商誉的意图，从而不构成以不正当手段抢先注册。

关联索引

《中华人民共和国商标法》第32条（本案适用的是2001年修正的《中华人民共和国商标法》第31条的规定）
      《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》第18条

一审：中华人民共和国北京市第一中级人民法院（2007）一中行初字第966号行政判决（2007年10月15日）
      二审：中华人民共和国北京市高级人民法院（2008）高行终字第19号行政判决（2008年10月9日）
      抗诉：最高人民检察院（2009）高检行抗１号行政抗诉书（2009年7月27日）
      再审审查：最高人民法院于作出（2009）行抗字第1号行政裁定（2009年11月16日）
      再审：北京市高级人民法院（2010）高行再终字第53号行政判决（2010年12月8日）
      申诉：最高人民法院（2012）知行字第9号行政裁定（2013年2月26日）