关键词

行政/知识产权/外观设计专利/无效宣告程序/专利申请文件/修改超范围

基本案情

专利号为200930190393.7、名称为“婴儿手推车”外观设计专利（以下简称本专利）的申请日为2009年9月14日，授权公告日为2010年7月14日。本专利的专利权人原为郭某、王某，后于2014年5月20日变更为某国际控股有限公司。上海某公司以本专利申请人在授权阶段对专利申请文件的修改构成修改超范围为由，提出无效宣告请求。国家知识产权局于2018年11月1日作出第37801号无效宣告请求审查决定（以下简称被诉决定），维持本专利权有效。上海某公司不服，向北京知识产权法院提起诉讼，请求撤销被诉决定，判令国家知识产权局重新作出决定。北京知识产权法院于2020年7月30日作出（2018）京73行初12891号行政判决：驳回上海公司的诉讼请求。上海某公司不服提起上诉，最高人民法院于2021年11月30日作出（2021）最高法知行终9号行政判决：驳回上诉维持原判。

裁判理由

法院生效裁判认为，《专利法》第33条规定：“申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是，对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围，对外观设计专利申请文件的修改不得超出原图片或者照片表示的范围。”该条规定表达了两层含义：其一，申请人有权对其专利申请文件进行修改；其二，申请人对专利申请文件进行修改应当符合一定的条件。就外观设计专利申请文件而言，申请人的修改不得超出原图片或照片表示的范围。对外观设计专利申请文件的修改是否超出原图片或者照片的表示范围，一方面，参考《专利审查指南（2006）》的相关规定，修改超出原图片或者照片表示的范围，是指修改后的外观设计与原始申请文件中表示的相应的外观设计相比，属于不相同的设计。另一方面，鉴于2008年修正的专利法并未对2000年《专利法第33条的规定进行修改，故对应2008年《专利法》的《专利审查指南（2010）》中关于“修改不得超出原图片或者照片表示的范围”这一问题新增的内容也可作为辅助参考。《专利审查指南（2010）》在《专利审查指南（2006）》所作规定的基础上，进一步充如下内容：“在判断申请人对其外观设计专利申请文件的修改是否超出原图片或者照片表示的范围时，如果修改后的内容在原图片或者照片中已有表示，或者可以直接地、毫无疑义地确定，则认为所述修改符合专利法第三十三条的规定。”综上，对于2000年《专利法》第33条规定的申请人对外观设计专利申请文件的修改“不得超出原图片或者照片表示的范围”，可以作如下理解：首先，修改是否超范围，审查对象是“修改后的图片或照片所表示的外观设计”，参照对象是“修改前的外观设计专利申请文件中图片或照片所表示的外观设计”。其次，修改是否超范围，判断标准的核心在于“修改后的外观设计”与“修改前的外观设计”是否属于相同设计。最后，判断“修改后的外观设计”与“修改前的外观设计”是否属于相同设计，应当遵循两条判断规则：一是修改后的外观设计内容是否在修改前的外观设计专利申请文件的图片或照片中已经体现；二是修改后的外观设计内容是否可以直接地、毫无疑义地从修改前的外观设计专利申请文件的图片或照片中得到确定。根据上述两条判断规则，修改后的图片或照片所示出的外观设计特征与修改前的外观设计申请文件中的图片或照片所直接表示或者可以直接地、毫无疑义地示出的相应外观设计特征相比，既不能多也不能少，同时也不允许对相应外观设计特征进行实质性的改变。通常来讲，下列情形的修改可以认为属于不超范围的修改：（1）增加或改变图形式，但未增加或改变视图内容；（2）增加相同或对称面的视图；（3）修改绘制视图中的错误（如针对原图片或照片中存在视图不对应等形式缺陷的修改）；（4）修改视图名称；（5）删除不易见到的视图（如删除显示产品的非易见面或者常见面的图片或者照片，或者删除产品相同或对称面的图片或者照片）；（6）删除视图中的多余内容（如删除表达产品内部结构的虚线以及弧面过渡效线、阴影线等多余线条）；（7）删除非图形用户界面的画面。最后，针对外观设计专利申请文件的具体修改方式，可以进一步细化“修改是否超范围”的判断方法，即：（1）如果采用的是“增加视图”的修改方式，应当重点审查修改后新增加的视图连同原有视所共同示出的外观设计，有无增加原始申请文件所未直观表示或者从原始申请文件中难以直接地、毫无疑义地确定的设计特征，如果没有增加新的设计特征，则说明修改不超范围，反之则说明修改超范围。（2）如果采用的是“删除视图”的修改方式，应当重点审修改后剩余的视图所示出的外观设计有无继续保留原始申请文件所表示的外观设计特征，如果继续保留，则说明修改不超范围，反之则说明修改超范围。（3）如果对原始申请文件采用的是“修改特定视图”的修改方式，应当重点审查针对该特定视图修改前后所示的全部外观设计特征是否相同，如果相同则说明修改不超范围，反之则说明修改超范围。

本案中，本专利的原始申请文件共八幅图片，分别是主视图、后视图、左视图、右视图、俯视图、仰视图、立体图及另一角度立体图。本专利申请人根据国家知识产权局发出的补正通知书中关于“从提交的立体图和另一角度立体图来看，另一角度立体图产品的篮子处明显与其他正投影视图表达不一致，建议删除另一角度立体图”的修改建议，删除了“另一角度立体图”，其余七幅图片则原封不动地予以保留。如前所述，如果对原始申请文件采用的是“删除视图”的修改方式，应当重点审查修改后剩余的视图所示出的外观设计有无继续保留原始申请文件所表示的外观设计特征，如果继续保留，则说明修改不超范围。上海某公司上诉的核心理由是，本专利要求保护的是一种座椅朝向可变化的婴儿手推车的外观设计，本专利申请文件删除“另一角度立体图”导致其保护范围扩大。然而，本专利申请人删除的是“另一角度立体图”，而非“另一使用状态立体图”，结合其他七幅图片中婴儿车的座椅均是朝向前方，以及本专利申请文件并无“简要说明”记载“座椅朝向可变化”等情况，可以认定本专利申请人在提起本专利申请之初，并非针对“座椅朝向可变化的婴儿手推车”申请外观设计专利，而仅是针对“座椅朝向前方的婴儿手推车”申请外观设计专利。在此情况下，名为“另一角度立体图”的图片中却出现了“座椅朝向后方”的情形，与其他七幅图片所示出的“座椅朝向前方”的外观设计明显存在冲突，故属于“绘制视图中的错误”。本专利申请人根据前述补正通知书的建议，删除该“另一角度立体图”，一方面是对绘制视图中的错误所作的修正；另一方面，该修正亦未导致原申请文件中其他七幅图片所示出的外观设计发生变化。因此，本专利申请人删除“另一角度立体图”并未导致本专利的保护范围扩大，该修改符合2000年《专利法》第33条的规定。

裁判要旨

对外观设计专利申请文件的修改是否超出原图片或者照片表示的范围的认定，应当审查“修改后示出的外观设计”与“修改前示出的外观设计”是否属于相同设计。删除外观设计专利申请文件中存在明显错误的图片或者照片，未导致原申请文件中其他图片或者照片表示的外观设计发生变化的，该删除一般不构成修改超范围。

关联索引

《中华人民共和国专利法》第23条、第33条（本案适用的是2001年7月1日施行的《中华人民共和国专利法》第23条、第33条）
      《中华人民共和国专利法实施细则》第30条第1款（本案适用的是2003年2月1日施行的《中华人民共和国专利法实施细则》第2条第3款）

一审：北京知识产权法院 （2018）京73行初12891号行政判决（2020年7月30日）
      二审：最高人民法院 （2021）最高法知行终9号行政判决（2021年11月30日）