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关键词

行政/发明专利无效/必要技术特征/权利要求合理解释

基本案情

日本某株式会社系专利号为201510121116.5、名称为“天线装置”的发明专利(以下简称本专利)的专利权人。2018年5月18日,东莞某公司针对本专利权提出无效宣告请求,对此原国家知识产权局专利复审委员会于2018年11月21日作出第37938号无效宣请求审查决定(以下简称被诉决定),认为本专利权利要求1符合2010年修订的《专利法实施细则》第20条第2款规定等,宣告本专权利要求部分无效,在日本某株式会社于2018年9月3日提交的权利要求1-8的基础上继续维持该专利权有效。东莞某公司不服,向北京知识产权法院提起诉讼,请求撤销被诉决定,判令国家知识产权局重新作出决定。

北京知识产权法院于2021年4月29日作出(2019)京73行初2132号行政判决:一、撤销国家知识产权局作出的第37938号无效宣告请求审查决定;二、国家知识产权局就专利号为201510121116.5、名称为“天线装置”的发明专利重新作出无效宣告请求审查决定。国家知识产权局和日本某株式会社均不服,提出上诉,最高人民法院于2022年8月10日作出(2021)最高法知行终987号行政判决:一、撤销北京知识产权法院(2019)京73行初2132号行政判决;二、驳回东莞某公司的诉讼请求。

裁判理由

法院生效裁判认为:在判断独立权利要求是否缺少必要技术特征时,应考虑说明书中记载的发明目的等内容,基于对权利要求的合理解释得出结论。理由如下:第一,不论适用哪一法律条款判断专利权利要求是否应当授权或者维持有效,权利要求的解释应当保持一致。换言之,在专利授权确权程序中应当基于对权利要求的同一解释,判断专利权利要求是否符合专利法和专利法实施细则有关条款的规定。第二,结合说明书对权利要求作出合理解释,其关键在于“合理”。这意味着在解释时既要以权利要求的内容为准,又不能脱离说明书和附图,包括发明目的等内容在内的说明书及附图均可以用于解释权利要求。在此标准下,不会因权利要求的解释问题架空《专利法实施细则》第20条第2款的规定。第三,要求独立权利要求具备必要技术特征,本意在于规范权利要求的撰写。如果会公众不能实现权利要求所确定的技术方案以解决技术问题,或者权利要求的保护范围与技术贡献不相符,可以通过专利法的其他条款解决。如果本领域技术人员根据对权利要求的合理解释可以得出其具备解决技术问题的全部必要技术特征的结论,社会公众的利益不会受到损害。相反,在本领域技术人员根据对权利要求的合理解释可以得出其具备解决技术问题的全部必要技术特征的情况下,仅因申请人在独立权利要求中没有进一步详细记载技术特征而不予授权,会导致对申请人撰写专利文件的要求与其创新程度不相适应,背离《专利法》鼓励发明创造的立法目的。因此,只有当本领域技术人员通过阅读权利要求书、说明书和附图对独立权利要求进行合理解释后仍不能认为其可以解决发明所要解决的技术问题时,才能认定独立权利要求缺少必要技术特征。

本案中,权利要求1既限定了天线底座由绝缘底座和导电底座构成且导电底座比绝缘底座小,又限定了伞形振子配置在天线底座上方。按照本领域技术人员的通常理解,上述限定已经表达了伞形振子的一部分位于绝缘底座上方的含义,而且本领域技术人员通过阅读说明书和权利要求书亦能够合理地予以确定,实施例记载的相关内容亦与发明目的相符,东莞某公司所举之示例为脱离本领域技术人员对技术方案合理理解的极端示例。故根据本领域技术人员对权利要求1限定内容的合理解释,本专利独立权利要求不缺少“伞振子的一部分位于绝缘底座上方”的必要技术特征。因权利要求1已具备能解决至少一个本专利所要解决技术问题的技术特征,故其缺少必要技术特征。

裁判要旨

判断独立权利要求是否缺少必要技术特征,需要结合说明书中记载的发明目的等内容,基于对权利要求的合理解释得出结论。只有当本领域技术人员通过阅读权利要求书、说明书和附图对独立权利要求进行合理解释后,仍认为其不能解决发明所要解决的技术问题时,才能认定独立权利要求缺少必要技术特征。

关联索引

《中华人民共和国专利法实施细则》第23条第2款(本案适用的是2010年2月1日施行的《中华人民共和国专利法实施细则》第2条第2款)

一审:北京知识产权法院(2019)京73行初2132号行政判决(2021年4月29日)
      二审:最高人民法院(2021)最高法知行终987号行政判决(2022年8月10日)

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袁裕来

袁裕来

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1966年4月出生,浙江奉化人。 1989年浙江大学毕业,工学士。 中华全国律师协会行政法专业委员会副主任。专业代理行政案件。浙江之星律师事务所主任。 著作: 《特别代理民告官手记Ⅰ》(2003年8月); 《特别代理民告官手记Ⅱ》(2004年7月); 《特别代理民告官手记III》(2006年1月); 《对<行政诉讼法修改建议稿>若干条款的质疑》(2006年12月); 《特别代理民告官手记IV》(2008年4月); 《特别代理民告官手记V》(2009年1月); 《特别代理民告官手记VI》(2010年1月); 《特别代理民告官手记VII》(2011年3月); 《特别代理民告官手记VIII》(2013年3月)。

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