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行政/专利相关行政案件/发明专利/技术问题/必要技术特征/权利要求书/说明书

基本案情

某某亚洲股份公司系名称为“自动的机械停车场中用于机动车水平传送的托架”发明专利(即本案专利)的权利人。本案专利有15项权利要求,其中独立权利要求1为:“在轮子(3)上自行走的托架,.....一个部分还具有一对装置(58),装置(58)可对称地垂直于该托架纵轴线移动并被构造用来支承、定中心、停止移动及抬升该机动车的一个轴的两个车轮,而另一部分具有一对装置(59),装置(59)可对称地垂直于该托架纵轴线移动并被构造用来支承、定中心、停止移动及抬升该机动车第二轴的两个车轮……。”针对本专利,刘某某等先后三次提出无效请求,其理由之一为权利要求1-15缺少必要技术特征,不符合《中华人民共和国专利法实施细则》(以下简称实施细则)第二十一条第二款的规定。国家知识产权局专利复审委员会(以下简称专利复审委员会)对三无效请求合案审理后认为,权利要求1及有关从属权利要求缺少必要技术特征,不符合实施细则第二十一条第二款的规定,故宣告所述权利要求无效。某某亚洲股份公司不服提起行政诉讼。

北京市第一中级人民法院于2010年12月1日作出(2010)一中知行初字第2635号判决,驳回某某亚洲股份公司的诉讼请求。某某亚洲股份公司不服一审判决,向北京市高级人民法院提起上诉。北京市高级人民法院于2011年6月8日作出(2011)高行终字第531号判决,驳回上诉,维持原判。某某亚洲股份公司不服二审判决,向最高人民法院申请再审。最高人民法院于2013年12月13日作出(2013)知行字第50号裁定,提审本案,并于2014年12月18日作出(2014)行提字12、13、14号判决,撤销被诉决定以及一、二审判决,判令专利复审委员会重新作出审查决定。

裁判理由

最高人民法院认为,案件争议焦点主要包括:(一)被诉决定、二审判决对涉案专利所要解决的技术问题的认定是否正确。(二)被诉决定中有关实施细则第二十一条第二款的认定,是否与其有关专利法第二十六条第四款的认定相矛盾等。

一、关于被诉决定和二审判决对涉案专利所要解决的技术问题的认定是否正确

被诉决定、二审判决认为,涉案专利权利要求1中采用了能同时完成支承、定中心、停止移动及抬升机动车的支承装置(58,59),故涉案专利所要解决的技术问题为加快传送机动车速度和降低托架成本。本院认为,上述认定缺乏事实依据,适用法律错误,具体理由如下:

首先,实施细则第二十一条第二款规定:“独立权利要求应当从整体上反映发明或者实用新型的技术内容,记载解决技术问题的必要技术特征。”根据上述规定,独立权利要求中记载的必要技术特征应当与发明或者实用新型专利所要解决的技术问题相对应。正确认定实施细则第二十一条第二款所称的“技术问题”,是判断独立权利要求是否缺少必要技术特征的基础。

其次,在一项专利或者专利申请中,权利要求书与说明书是最为重要的两个部分,二者相互依存,形成紧密联系的有机整体。其中,权利要求书应当以说明书为依据,清楚、简要地限定专利权的保护范围;说明书应当为权利要求书提供支持,充分公开权利要求限定的技术方案,并可以用于解释权利要求的内容。实施细则第二十一条第二款的规定,旨在进一步规范说明书与权利要求书中保护范围最大的权利要求--独立权利要求的对应关系,使得独立权利要求限定的技术方案能够与说明书中记载的内容,尤其是背景技术、技术问题、有益效果等内容相适应。因此,实施细则第二十一条第二款所称的“技术问题”,是指专利说明书中记载的专利所要解决的技术问题,是专利申请人根据其对说明书中记载的背景技术的主观认识,在说明书中主观声称的其要解决的技术问题。考虑到说明书中的背景技术、技术问题、有益效果相互关联,相互印证,分别从不同角度对专利所要解决的技术问题进行说明。因此,在认定专利所要解决的技术问题时,应当以说明书中记载的技术问题为基本依据,并综合考虑说明书中有关背景技术及其存在的技术缺陷、涉案专利相对于背景技术取得的有益效果等内容。独立权利要求中记载的技术特征本身,并非认定专利所要解决的技术问题的依据。因此,对于一审第三人有关依据权利要求1中记载的技术特征,权利要求1解决的技术问题是“自行走”和实现支承装置的四个功能(支承、定中心、停止移动及抬升)的主张,本院不予支持。

再次,实施细则第二十一条第二款所称的“技术问题”,不同于在判断权利要求是否具有创造性时,根据权利要求与最接近的现有技术的区别技术特征,重新确定的专利实际解决的技术问题。其理由是:其一,在判断权利要求是否具有创造性时,重新确定技术问题的目的,是为了规范自由裁量权的行使,使得对现有技术中是否存在技术启示的认定更为客观,对专利是否具有创造性的认定更为客观。该目的与实施细则第二十一条第二款的立法目的存在本质区别。其二,在判断创造性时,随着与权利要求进行对比的最接近的现有技术不同,认定的区别技术特征往往也会有所差异,重新确定的技术问题也会随之改变。因此,重新确定的技术问题是动态的、相对的,并且通常不同于说明书中记载的专利所要解决的技术问题。因此,在认定权利要求是否缺少必要技术特征时,不能以重新确定的技术问题为基础。一审第三人有关US2840248号美国专利是最接近的现有技术的主张,与认定涉案专利所要解决的技术问题没有关联。

复次,专利权的保护范围应当与其创新程度相适应。在某些情况下,一项专利技术方案可以针对多项背景技术,从不同角度、不同方面分别进行技术改进,解决多个技术问题。这样的专利技术方案作出了较多的创新,理应予以充分保护和鼓励。专利权的保护范围与其独立权利要求中记载的技术特征的多寡密切相关。记载的技术特征越多,保护范围越窄;技术特征越少,保护范围越宽。因此,在专利所要解决的各个技术问题彼此相对独立,解决各个技术问题的技术特征彼此也相对独立的情况下,独立权利要求中记载了解决一个或者部分技术问题的必要技术特征的,即可认定其符合实施细则第二十一条第二款的规定,不应再要求其记载解决各个技术问题的所有技术特征。否则,会导致独立权利要求中记载的技术特征过多,保护范围被过分限制,与其创新程度不相适应,悖离专利法“鼓励发明创造”的立法目的。但是,对于说明书中明确记载专利技术方案能够同时解决多个技术问题的,表明专利申请人已明示专利技术方案需要在多个方面同时做出技术改进。能够同时解决多个技术问题本身,构成专利技术方案的重要有益效果,会对专利授权、确权以及授权后的保护产生实质性的影响。因此,说明书中明确记载专利技术方案能够同时解决多个技术问题的,独立权利要求中应当记载能够同时解决各个技术问题的必要技术特征。

本案中,关于涉案专利所要解决的技术问题,涉案专利说明书中列举了EP430892等十一篇现有技术,针对这些现有技术,说明书中明确记载其解决的技术问题为:“这些中没有一个令人满意地解决了涉及以下诸方面的所有问题:机动车的可靠传送,传送的速度,减小传送及停泊机动车所需的空间,和减小用于传送及停泊机动车的托架及相关系统的综合成本。”关于涉案专利的有益效果,说明书中相应地声称:“本发明具有上面指出的所有最佳的特性,并且当与列举过的所有已知发明比较时是优越的。”针对背景技术EP430892,说明书中亦记载涉案专利与EP430892相比,具有更高可靠性、较快传送、使停车分区变得较短和高度变低、综合成本较低等有益效果。说明书中记载的技术问题与有益效果相互呼应,彼此印证,并无矛盾之处。因此,根据涉案专利说明书中记载的技术问题、背景技术以及有益效果,涉案专利要同时解决可靠传送、传送速度、减小空间、减小成本四个方面的技术问题。独立权利要求1中应当记载能够同时解决上述四个方面的技术问题的必要技术特征。
 被诉决定、二审判决未能以涉案专利说明书记载的内容为依据,而是依据权利要求1中记载的技术特征,以“采用了能同时完成支承、定中心、停止移动及抬升机动车的支承装置(58,59)”为由,认定涉案专利所要解决的技术问题为加快传送机动车速度和降低托架成本,认定事实与适用法律均有错误。某某亚洲股份公司的相关申请再审理由成立。专利复审委员会应在正确认定涉案专利所要解决的技术问题的基础上,重新对权利要求1是否缺少必要技术特征进行审查,重新作出审查决定。

二、被诉决定中有关实施细则第二十一条第二款的认定是否与其有关专利法第二十六条第四款的认定相矛盾

首先,专利法第二十六条第四款与实施细则第二十一条第二款均涉及权利要求书与说明书的对应关系。专利法第二十六条第四款规定:“权利要求书应当以说明书为依据,说明要求专利保护的范围。”根据该规定,权利要求的概括应当适当,得到说明书的支持,使得权利要求的保护范围与说明书公开的内容相适应。与实施细则第二十一条第二款仅适用于独立权利要求缺少必要技术特征的情形所不同,专利法第二十六条第四款的适用范围更为宽泛。其不仅适用于独立权利要求,也适用于从属权利要求。不仅适用于权利要求中记载的技术特征(例如功能性技术特征)的范围过宽,技术特征本身不能得到说明书支持的情形,也适用于独立或者从属权利要求缺少技术特征,使得权利要求限定的技术方案不能解决专利所要解决的技术问题,权利要求整体上不能得到说明书支持的情形。因此,独立权利要求缺少必要技术特征,不符合实施细则第二十一条第二款的规定的,一般也不能得到说明书的支持,不符合专利法第二十六条第四款的规定。

本案中,被诉决定一方面认定权利要求1中“并没有详细描述支承装置(58、59)的结构以及如何通过该装置同时完成支承、定中心、停止移动和抬升机动车的方式,……本领域技术人员不能得知该装置是如何通过车轮的水平运动来进行定中心的”,据此认定权利要求1缺少必要技术特征。另一方面,又认定“权利要求1虽然使用了功能性限定的技术特征,但是本领域技术人员根据说明书、说明书附图及本领域的公知常识,能够确定合适的实施方式”,据此认定权利要求4等符合专利法第二十六条第四款的规定。被诉决定中有关权利要求1缺少必要技术特征的认定,与其有关涉案专利符合专利法第二十六条第四款的理由和结论相互矛盾,适用法律错误。某某亚洲股份公司的相关申请再审理由成立。专利复审委员会在重新作出审查决定时,应当重新对权利要求1是否符合实施细则第二十一条第二款、专利法第二十六条第四款的规定分别进行审查,避免再次出现矛盾的情形。

裁判要旨

独立权利要求中记载的技术特征本身,并非认定专利所要解决的技术问题的依据。独立权利要求缺少必要技术特征,不符合专利法实施细则第二十条第二款规定的,一般也不能得到说明书的支持,不符合专利法第二十六条第四款的规定。对于说明书中记载的解决技术问题的结构特征、实现方式等,权利人可以进行功能性概括,以功能性技术特征对独立权利要求的保护范围进行限定。

关联索引

《中华人民共和国专利法》第26条第4款
      《中华人民共和国专利法实施细则》第20条(本案适用的是2001年7月1日施行的《中华人民共和国专利法实施细则》第21条第2款)

一审:北京市第一中级人民法院(2010)一中知行初字第2635号(2010年12月1日)
      二审:北京市高级人民法院(2011)高行终字第531号(2011年6月8日)
      再审:最高人民法院(2013)知行字第50号(2013年12月13日)
      再审:最高人民法院(2014)行提字12、13、14号(2014年12月18日)

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袁裕来

袁裕来

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1966年4月出生,浙江奉化人。 1989年浙江大学毕业,工学士。 中华全国律师协会行政法专业委员会副主任。专业代理行政案件。浙江之星律师事务所主任。 著作: 《特别代理民告官手记Ⅰ》(2003年8月); 《特别代理民告官手记Ⅱ》(2004年7月); 《特别代理民告官手记III》(2006年1月); 《对<行政诉讼法修改建议稿>若干条款的质疑》(2006年12月); 《特别代理民告官手记IV》(2008年4月); 《特别代理民告官手记V》(2009年1月); 《特别代理民告官手记VI》(2010年1月); 《特别代理民告官手记VII》(2011年3月); 《特别代理民告官手记VIII》(2013年3月)。

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