关键词

行政/商标异议复审/类似商品/商标近似/老字号在先字号

基本案情

苏州某食品工业有限公司（以下简称苏州某公司）诉称：“稻香村”作为苏州某食品厂的字号及未注册商标在持续使用240年，有较高知名度和美誉度。苏州某公司与苏州某食品厂具有法律上的承继关系。第18490X号和第35299X号商标于1983年7月5日和1989年6月30日在饼干、糕点、果子面包商品上核准注册，苏州某公司于2004年11月14日受让取得。2005年苏州某公司将第548587X号“稻香村及图”商标（以下简称被异议商标）与自有商标、商号同时使用，形成了紧密联系。被异议商标与苏州某公司已注册商标显著部分相同，呼叫一致，均为“稻香村”；指定及核定使用商品完全相同，均为“糕点、月饼、面包”，其注册并未超出原注册商标禁用权范围。
 原国家工商行政管理总局商标评审委员会辩称：坚持商评字[2013]第9277号《关于第548587X号“稻香村及图”商标异议复审定书》（以下简称第9277号裁定）的意见，该裁定认定事实清楚，适用法律正确，程序合法，应予以维持。

北京某食品有限责任公司（以下简称北京某公司）述称：第9277号裁定中第101161X号“稻香村”商标（引证商标一）系北京公司注册商标。苏州某公司引证的第18490X号商标和第35299X号商标系受让所得。受让后并未使用该商标，而是故意复制摹仿北京某公司的驰名商标及知名老字号，申请注册并使用被异议商标，攀附北京某公司业已形成的商誉，扰乱已经形成的稳定市场秩序。被异议商标指定使用的“饼干、面包、糕点”商品与引证商标一核定使用的“年糕、粽子、元宵”等商品在功能、用途、生产部门、销售渠道、消费对象等方面均相同或具有较大关联性，应当认定为类似商品。被异议商标申请日之后，苏州某公司已经擅自将被异议商标进行使用，已造成相关公众的混淆误认。

法院经审理查明：《苏州词典》第644页记载，稻香村茶食糖果店位于观前街，相传始创于清乾隆间（1737～1795）。前店后厂，供应自制苏式茶食、糖果、野味、炒货。其传统特色产品有冰雪酥、绿豆糕、月饼、鲜肉饺、酒酿饼等。关于稻香村茶食糖果店的起源，在《中国历史文化名城词典》、苏州文化丛书——《百年观前》中也有类似记载。

苏州某食品厂成立于1980年12月。2006年商务部向其颁发证书，认定苏州某食品厂（注册商标“禾”）为中华老字号。

保定市某食品厂于1982年4月2日提出第18490X号商标的注册申请，1983年7月5日获准注册，核定使用第30类饼干商品上。保市某食品厂于1988年5月24日提出第35299X号商标的注册申请，1989年6月30日获准注册，核定使用第30类果子面包、糕点商品上。

2004年3月9日，苏州某食品厂、保定某公司、北京某食品有限公司联合投资成立苏州某公司。2004年11月29日经核准第1849号和第35299X号商标转让给苏州某公司，且已续展。2004年12月14日，苏州某公司许可苏州某食品厂在果子面包、糕点上使用第35299X号商标，使用期限自2004年12月14日至2009年3月29日。

1895年（清光绪21年），郭某在北京前门观音寺创建“稻香村南货店”，是京城生产经营南味食品的第一家店，此后规模逐步大。

北京某公司的前身为北京某食品店，于1984年成立，1994年组建为北京某食品集团，2005年10月改制后成立北京某公司，注册资本18800万元。北京某公司成立后，北京某公司便一直将胡某题写的“稻香村”作为其字号及商标进行宣传使用。北京某食品集团于1996年1月5日申请注册引证商标一，1997年5月21日获准注册，核定使用在第30类粽子、元宵等商品上；1996年12月6日北京某食品集团提出第113393X号商标注册申请，1997年12月7日获准注册，核定在第35类推销（替他人）服务上。2006年7月31日经核准，两商标注册人名义变更为北京某公司。两商标均已续展为有效注册商标。北京某公司在第3、5、7等类似商品和服务上申请注册“稻香村”“北稻香”“稻香村及图”等商标。

2003年3月1日，保定某公司与北京某食品集团签订商标使用许可协议，许可北京某食品集团使用第35299X号商标三年。2008年1月22日，苏州某公司与北京某公司签订商标使用许可合同，许可北京某公司使用第35299X号商标一年。

1993年10月，北京某食品店被贸易部认证为中华老字号；2006年商务部颁发证书认定：北京某公司（注册商标“稻香村”）为中华老字号。1998年至2006年期间，北京某公司及其在糕点、饼干等商品上的“稻香村”商标获得十余项奖项。

2004年至2009年期间，苏州某公司及其生产的“稻香村”牌烘焙系列产品、稻香村DXC获得十余项奖项。

苏州某公司于2006年7月18日提出被异议商标的注册申请，经商标局审查在第30类饼干、面包、糕点商品上予以初步审定公告。2009年7月2日北京某公司对该商标向商标局提出异议申请，商标局裁定北京某公司所提异议理由不成立，被异议商标予以核准注册北京某公司不服向商标评审委员会申请复审。商标评审委员会作出第9277号裁定，认定被异议商标与引证商标一、二的文字构成相同、字体亦极为相近，双方商标属于近似商标。被异议商标指定使用的饼干、面包、糕点商品与引证商标一核定使用的馅饼、元宵等商品在功能、用途、销售渠道、消费对象等方面关系密切，属于类似商品。双方商标若在上述类似商品上并存易使消费者对商品来源产生混淆误认。第18490X号和第35299X号商标由“稻香村”文字、“DXC”字母及图形外框组合而成，与被异议商标在表现形式上差异较大。考虑到北京某公司虽未在糕点等商品上注册“稻香村”商标，但其表现形式的商标已长期使用并已在相关公众中享有较高知名度，客观上双方不同表现形式的稻香村标识已经各自长期使用形成了各自的消费群体及市场认知，该种经长期使用而形成的市场划分及稳定的市场秩序理应得到尊重和保护。被异议商标由于文字表现形式与北京某公司长期使用并有较高知名度的商标更为接近，如允许其注册将打破业已形成的市场秩序，增加市场及相关公众混淆的可能性。苏州某公司关于其享有在先权利的抗辩主张商标评审委员会不予支持。被异议商标与引证商标一构成2001年10月27日修改的《中华人民共和国商标法》（以下简称2001年商标法）第二十八条所指使用在同一种或类似商品上的近似商标。被异议商标指定使用的饼干、面包、糕点商品与引证商标二核定使用的推销（替他人）服务在功能、用途等方面差异较大，未构成同一种或类似商品（服务）。故被异议商标与引证商标二未构成2001年商标法第二十八条所指使用在同一种或类似商品（服务）上的近似商标。

苏州某公司不服第9277号裁定，向北京市第一中级人民法院提起诉讼。

北京市第一中级人民法院于2014年1月20日作出（2013）一中知行初字第3701号行政判决：维持商标评审委员会作出的第927号裁定。

苏州某公司不服上述判决，提起上诉。

北京市高级人民法院于2014年5月8日作出（2014）高行终字第1103号行政判决：驳回上诉，维持原判。

裁判理由

法院生效裁判认为：引证商标一由手写体的“稻香村”文字构成，核定使用商品为第30类馅饼、烘馅饼（意大利式）、饺子、小包子、春卷、炒饭、粥、年糕、粽子、元宵、煎饼、八宝饭、豆沙、醪糟、火烧、大饼、馒头、花卷、豆包、盒饭。被异议商标由手写体“稻香村”文字加扇形边框组成，扇形边框仅起到背景修饰作用，其核心是手写体“稻香村”文字，该商标指定使用商品为第3类糖果、饼干、面包、糕点、年糕、米果、冰淇淋、谷类制品、面粉制品、含淀粉食品。二者指定使用商品中均包含年糕，属于相同商品。被异议商标中除饼干、糕点、面包已体现在苏州某公司受让的第18490X号和第35299X号商标核定使用商品中外，其他商品在之前均未被获准注册并在其上形成在先注册商标权利，而这些商品——糖果、米果、冰淇淋、谷类制品、面粉制品、含淀粉食品，与引证商标一核定使用的馅饼、烘馅饼（意大利式）、饺子、小包子、春卷、炒饭、粥、年糕、粽子、元宵、煎饼、八宝饭、豆沙、醪糟、火烧、大饼、馒头、花卷、豆包、盒饭，在功能、用途、生产部门、消费群体、销售渠道等方面有密切关联，应认定为类似商品。被异议商标标志与引证商标一标志极为接近，被异议商标在上述商品上的申请注册属于2001年商标法第二十八条规定的情形，且无在先权利作为正当注册的依据，因此不应予以核准注册。

被异议商标还指定使用在饼干、糕点、面包商品上，引证商标一核定使用的馅饼、烘馅饼（意大利式）、饺子、粽子、元宵、馒头等中西面点，尤其是馅饼、烘馅饼（意大利式）与饼干、糕点、面包在实际的日常消费中难以区分，加之引证商标一在被异议商标申请日2006年之前多次获得北京市著名商标等荣誉，可以认定被异议商标指定使用的饼干、糕点、面包与引证商标一核定使用的馅饼、饺子、粽子、元宵等商品构成类似商品。

由于第18490X号和第35299X号基础注册商标的申请日分别在1982年和1989年，故引证商标一在此之后形成的商业信誉不应予以考虑。第18490X号基础注册商标核定使用商品为饼干，第35299X号基础注册商标核定使用商品为果子面包、糕点。1995年被认为河北省著名商标的“稻香村”并未确定使用在何种商品上。也并无证据证明该商标经过保定某食品厂、保定市某食品工业总公司、保定某公司、苏州某公司在饼干上使用并产生一定的知名度。苏州某公司主张该商标声誉延续、以该商标申请日为准确定被异议商标是否应予核准的意见依据不足，不予支持。

苏州某公司、苏州某食品厂或者历史上的苏州稻香村以生产月饼、糕点为主并获得过多项荣誉，但是自1995年获得河北省著名商标以来，直至2004年均无证据证明第35299X号基础注册商标的知名度，2004年之后苏州某公司或者苏州某食品厂所获得的荣誉多数是由于其生产技艺，而非第35299X号商标的声誉。反观北京某公司在此期间所获得的荣誉更多的是基于引证商标一的声誉。第35299X号商标标志是类似于篆刻形式的“稻香村DXC”文字及外框、背景等，与被异议商标的手写体文字“稻香村”及扇形外框有显差异，在现有证据无法证明第35299X号商标的知名度、被异议商标标志与第35299X号商标标志存在一定差异而与引证商标一的标志极为接近的情况下，即使认定苏州某公司与苏州某食品厂存在承继关系，也难以认定被异议商标是对第35299X号商标声誉的延续。

2003年至2006年间，保定某公司许可北京某食品集团使用其第35299X号商标；2008年，苏州某公司又许可北京某公司使用该标。苏州某公司主张，北京某公司使用“稻香村”商标所获得的信誉应当属于该商标的信誉，而北京某公司主张其并未使用该商标标志，实际使用的仍是其引证商标一的标志。苏州某公司有义务提供证据证明北京某公司在上述期限内实际使用了第35299X号商标，苏州某公司并未提供相应证据，因此不能将北京某公司在糕点上使用“稻香村”商标的声誉归属于苏州某公司。至于北京某公司在糕点上使用其引证商标一商标标志的性质，与本案争议焦点无关，苏州某公司在上诉理由中予以明确，对此不予评述。

第18490X号商标和第35299X号商标由于缺乏知名度或者知名度较小，排他权范围也受到限制，尤其是在引证商标一注册并经过使用在其核定商品上获得较高知名度之后，两商标的排他权范围更进一步受到限制。被异议商标标志与引证商标一的标志极为接近，其指定使用的饼干、糕点、面包与引证商标一核定使用并已产生一定知名度的饺子、年糕、粽子、元宵等商品，对于副食品的相关公众而言，基于对其商品的通常认知和一般交易观念会认为存在特定关联，基于被异议商标与第18490X号商标、第35299X号商标不存在延续关系的认定，原审判决关于被异议商标指定使用的饼干、糕点、面包与引证商标一核定使用商品为类似商品，被异议商标的申请注册属于2001年商标法第二十八条规定的不予核准注册的情形的认定，并无不当。

裁判要旨

当一方当事人主张被异议商标系对其在先字号及在先注册商标的延续时，判断其是否应当予以核准注册，除依据商标法的规定外，亦应当对历史、现实以及业已形成的市场秩序给予充分尊重。因此，商标近似的判断除考虑标志本身的近似程度以外，还应根据被比较的两件商标实际使用状况、使用历史、相关公众的认知状态、使用者的主观状态等因素综合判断，注意尊重已经客观形成的市场格局，防止简单地把商标构成要素近似等同于商标近似。

关联索引

《中华人民共和国商标法》第30条（本案适用的是2001年12月1日施行的《中华人民共和国商标法》第28条）

一审：北京市第一中级人民法院（2013）一中知行初字第3701号行政判决（2014年1月20日）
      二审：北京市高级人民法院（2014）高行终字第1103号行政判决（2014年5月8日）