关键词

行政/商标异议复审行政纠纷/知名度/使用/合法性

基本案情

2011年3月29日，上海某某城市网络科技股份有限公司（以下简称上海某公司）向国家工商行政管理总局商标局（以下简称商标局）提出第927490×号“××达人”商标（以下简称被异议商标）的注册申请，指定使用在第42类“计算机软件设计、计算机软件更新、技术研究”等服务上，并于2012年1月6日获得初步审定并公告。在法定期限内，广州市某某电子科技有限公司（以下简称广州公司）和济南某某信息科技有限公司（以下简称济南某公司）针对被异议商标的注册申请向商标局提出异议。2013年6月18日，商标局作出第17885号裁定，以广州某公司和济南某公司提出的证据材料不足以证明其已经在先使用“××达人”商标并使之具有一定影为由裁定被异议商标予以核准注册。广州某公司和济南某公司向国家工商行政管理总局商标评审委员会（以下简称商标评审委员会）提起异议复审申请。商标评审委员会于2014年4月15日作出第58749号裁定，认为：上海某公司取得计算机软件著作权登记证书的日期为2011年12月14日，济南某公司于2011年9月26日取得计算机软件著作权登记证书，广州某公司于2009年12月1日取得计算机软件著作权登记证书。济南某公司和广州某公司取得计算机软件著作权登记证书的时间和使用“××达人”日期均在上海某公司之前，且提供的服务费发票、推广合同及宣传图片等证据均可证明，在“计算机机软件设计、更新”服务项目上，在被异议商标申请注册之前，济南某公司和广州某公司在与被异议商标指定使用的“计算机软件设计、更新”等相同或类似服务上在先使用了“××达人”商并使之具有了一定知名度。因此，在“计算机软件设计、更新”服务项目上，被异议商标的注册申请构成2001年修正的《中华人民共和国商标法》（以下简称商标法）第三十一条所指的以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标之情形。广州某公司和济南某公司提供的证据不足以证明在被异议商标申请注册前，济南某公司和广州某公司在与被异议商标指定使用的“技术研究、包装设计、室内装饰设计、服装设计、书画刻印艺术设计、无形资产评估、气象信息、质量体系认证”服务相同或类似服务上在先使用了“××达人”商标并使之具有了一定知名度。因此，在上述服务上，被异议商标的注册申请未构成商标法第三十一条所指的以不正当段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标之情形。对被异议商标的注册损害他人在先著作权以及违反商标法第十条第一款第（八）项规定的异议复审理由，不予支持。裁定：被异议商标在“技术研究、包装设计、室内装饰设计、服装设计、书画刻印艺术设计、无形资产评估、气象信息、质量体系认证”服务上予以核准注册；在“计算机软件设计、更新”服务上不予核准注册。上海某公司不服第58749号裁定，向北京市第一中级人民法院提起诉讼，请求撤销第58749号裁定，并责令商标评审委员会重新作出裁定。北京市第一中级人民法院于2014年12月22日作出（2014）一中行（知）初字第9065号行政判决：维持商标评审委员会作出的第5874号裁定。上海某公司不服上述判决，提起上诉。北京市高级人民法院于2015年9月11日作出（2015）高行（知）终字第2075号行政决：1.撤销（2014）一中行（知）初字第9065号行政判决；2.撤销商标评审委员会作出的第58749号裁定；3.商标评审委员会重新作出裁定。广州某公司和济南某公司不服二审判决，向最高人民法院申请再审。最高人民法院提审本案，并于2018年10月19日作出（2016）最高法行再96号行政判决：维持北京市高级人民法院（2015）高行（知）终字第2075号行政判决。

裁判理由

最高人民法院再审认为：被异议商标的申请注册构成以不正当手段抢先注册他人在先使用并有一定影响的商标，需要同时满足下列要件：一是在先使用商标具有一定影响；二是被异议商标构成以不正当手段抢先注册，即被异议商标申请人具有主观恶意，其明知或者应知在先使用并有一定影响的商标而予以抢注，但其举证证明没有利用在先使用商标商誉的除外；三是对在先使用并有一定影响的商标的保护限于相同或者类似商品或者服务。综合考虑以下因素，广州某公司提供的证据不足以证明其在被异议商标申请日即201年3月29日之前使用的“××达人”已经具有一定影响：广州某公司于2009年12月1日取得其开发的××达人游戏软件V1.0的计算机软件著作权登记证书，该证据尚不能证明广州某公司在对外经营中将“××达人”作为商标使用；广州某公司的“××达人”游戏产品虽然荣获2009年度中国游戏行业优秀游戏产品“金手指奖”，但是根据上海某公司在再审程序中提交的证据7-8有关“金手指奖”的评选条件和广州某公司提交的“××达人”游戏软件销售发票，销售时间为2009年的销售发票仅有一张，可见，广州某公司的“××达人”游戏软件在评奖时尚不满足已经对外销售并产生较好的经济效益的要求，因此该“金手指奖”并不能直接证明广州某公司使用的“××达人”在相关公众中的知名度；广州某公司于2009年和2010年销售“××达人”游戏软件的增值税发票开具的对象共有九家，买主体并不多，而且将近97%是开具给广州某公司的子公司某康公司和另一家公司某龙公司；《电子乐园·电玩风云》的内容不符合国家行政主管部门对该杂志的审批要求，《澳门国际电玩》本身属于我国澳门地区出版杂志，上述两本杂志的性质使其不同于在我国大陆地区出版且符合国家行政主管部门审批要求的杂志，不足以证明广州某公司使用的“××达人”在相关公众中具有一定影响；广州公司提供的销售发票载明的货物名称虽然是“××达人”游戏软件，但其获奖的却是“××达人”游戏产品，其在提交给法院的书面意见中也称其从2009年7月开始销售“××达人”游戏机，游戏机在我国受到严格的市场监管即实行市场准入制度，根据文化部相关通知要求，娱乐场所应当根据文化部文化市场司发布的《游戏游艺机市场准入机型机种指导目录》选择游戏产品，广州某公司销售的“×达人”游戏机本身不在上述指导目录中，这也在相当程度上影响了相关公众对广州某公司“××达人”游戏机的知悉程度。此外，“××达人”等捕鱼游戏是从日本某嘉公司引入我国的游戏，2009年初在我国境内的娱乐场所已经有名称为“××达人”的游戏机，这也弱化了相关公众将“××达人”与广州某公司进行联系的程度。此外，济南某公司的证据不能证明其使用的“××达人”已经具有一定影响。虽然2012年形成的上海某公司简介使用了与广州某公司在先使用的“××达人”游戏宣传图片实质性相似的图片，但尚不足以据此认定上海某公司在申请被异议商标时明知或者应知广州某公司在先使用“××达人”并具有一定影响，即不能认定上海某公司请注册被异议商标构成以不正当手段抢先注册。广州某公司、济南某公司将“××达人”使用在游戏软件产品上，而被异议商标指定用的服务是“计算机软件设计、更新”，二者存在较大的关联性，应当认定属于类似商品或者服务。二审判决对此认定错误。被异议商标显然并不侵犯广州某公司主张的“××达人”美术作品著作权和外观设计专利权。“××达人”作为广州某公司计算机软件名称的组成部分，不具备法律意义上作品的构成要素，不应脱离作品整体而单独作为作品受到著作权法的保护。因此，被异议商标的申请和注册不违反商标法第三十一条关于“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利”的规定。

裁判要旨

商标虽然具有在先使用行为，但违反行业监管制度、行政审批要求，上述情形对于判断在先使用行为是否产生了“一定影响”，具有消极作用。

关联索引

《中华人民共和国商标法（2019年修正）》第32条（本案适用的是2001年修正的《中华人民共和国商标法》第31条的规定）

一审：北京市第一中级人民法院（2014）一中行（知）初字第9065号行政判决（2014年12月22日）
      二审：北京市高级人民法院（2015）高行（知）终字第2075号行政判决（2015年9月11日）
      再审：最高人民法院（2016）最高法行再96号行政判决（2018年10月19日）