关键词

行政/专利相关行政案件/专利授权确权/新颖性/惯用手段/直接置换

基本案情

某电话股份有限公司（简称某股份公司）一审请求撤销原国家知识产权局专利复审委员会（简称专利复审委员会）于2015年5月21日作出第26030号决定（简称被诉决定），并责令重新作出决定。其理由为:一、权利要求1明确地限定了单个基站，专利复审委员会错误理解了权利要求1所限定的特征，其认定基于错误的逻辑。故权利要求1相对于证据1具备新颖性；二、关于权利要求2，专利复审委员会没有结合本专利的上下文来理解“预先配置的RAPID”，专利复审委员会针对权利要求2的评述与其针对权利要求3的评述存在矛盾，故权利要求2相对于证据1具备新颖性；三、关于权利要求4，专利复审委员会没有将权利要求4作为从属权利要求来对待。对比文件1排斥将任何越区切换消息转换为PDCCH消息，切换消息不能在PDCCH信道上传送，故权利要求4相对于证据1具备新颖性；四、基于相同的理由，其他权利要求也具有新颖性。

国家知识产权局辩称：被诉裁定认定事实清楚，适用法律正确，程序合法，请求判决驳回原告诉讼请求。

第三人某技术有限公司未提交书面意见。

法院经审理查明：本专利系专利号为200880129948.*、名称为“用于执行电信系统中的随机访问的方法和设备”的发明专利（称本专利），其申请日为2008年12月15日，优先权日为2008年6月19日，授权公告日为2014年5月7日专利权人为某股份公司）本专利的权利要求1-4为：
 “1．一种在无线电基站（120，400）中使用户设备（110，500）能够执行基于争用的随机访问的方法，向所述无线电基站（120，400）指配形成非专用随机访问前同步码池的第一集合以及形成专用随机访问前同步码池的第二集合，所述方法的特征在于包括下列步骤：确定（201）随机访问前同步码标识符RAPID；向所述用户设备（110，500）传送（202）消息，所述消息包含所确定RAPID；以及从所述用户设备（110，500）接收（203）由所述用户设备（110，500）根据所述所传送消息中包含的所述RAPID所选择的非专用随机访问前同步码。
 2．如权利要求1所述的方法，其中，确定（201）所述RAPID的所述步骤包括：选择与所述第一集合的非专用随机访问前同步码关联的预先配置的RAPID。
 3．如权利要求1所述的方法，其中，确定（201）所述RAPID的所述步骤包括：随机选择与所述第一集合的非专用随机访问前同步码关联的RAPID。
 4．如权利要求1-3中的任一项所述的方法，其中，所述传送步骤（202）包括：在物理下行链路控制信道PDCCH上传送包含所述RAPID的所述消息。”

某技术有限公司于2014年11月14日向专利复审委员会提出了无效宣告请求，其理由是本专利不符合《中华人民共和国专利法》（简称专利法）第二十二条第二款的规定，请求宣告本专利权利要求1-26全部无效，同时提交了证据1（CN101682870A中国发明专利申请公布说明书，申请日为2008年5月16日，优先权日为2007年5月24日，公开日为2010年3月24日）。

2015年5月21日，专利复审委员会作出被诉决定，决定：宣告本专利的权利要求1-7、12、14-20、25无效，在权利要求8-11、13、21-24、26的基础上继续维持本专利有效。

法院经审理认为：本案中，证据1满足构成抵触申请的形式要件。本专利权利要求1相对于证据1不具备新颖性。同理，权利要求14相对亦不具备新颖性。证据1已经公开了本专利权利要求2的附加技术特征，本专利权利要求2相对于证据1不具备新颖性。证据1已经公开了通过切换消息传送包含特征码ID编号的消息，本专利权利要求4将通过切换消息传送消息改换为在物理下行链路控制信道PDCCH上传送消息，是本领域的惯用手段的直接置换，因此，本专利权利要求4相对于证据1不具备新颖性。 同理，本专利权利要求15、17相对于证据1亦均不具备新颖性。

北京知识产权法院于2018年6月19日作出（2018）京73行初1327号行政判决：驳回某股份公司的诉讼请求。某股份公司不服上述判决，向北京市高级人民法院提起上诉。北京市高级人民法院于2020年9月8日作出（2019）京行终513号行政判决：一、撤销中人民共和国北京知识产权法院2015年京知行初字第6121号行政判决；二、撤销被诉决定；三、国家知识产权局针对某技术有限公司某股份公司所拥有的本专利提出的无效宣告请求重新作出决定。

裁判理由

法院生效裁判认为，关于权利要求4。某股份公司主张本专利权利要求4进一步限定了“在物理下行链路控制信道PDCCH上传送含所述RAPID的所述消息”，而证据1中是通过切换消息的方式传送消息，二者不属于惯用手段的直接替换。

本案中，根据查明的事实可知，各方对于本专利权利要求4的附加技术特征为“在物理下行链路控制信道PDCCH上传送包含所述RAPID的所述消息”，而证据1公开的是通过切换消息的方式传送消息，并未提出异议，本院予以确认。在此基础上，判断本专利权要求4是否具备新颖性，关键在于上述授权是否属于新颖性判断过程中的“惯用手段的直接置换”。参照《审查指南2010》专利审查指南第二部分第三章第3.2.3节的规定：“如果要求保护的发明或者实用新型与对比文件的区别仅仅是所属技术领域的惯用手段的直接置换，则该发明或者实用新型不具备新颖性。”在判断是否“惯用手段的直接置换”的过程中，至少需满足以下要件，一是相关技术手段为本领域惯用的技术手段；二是相关技术手段的置换属于“直接置换”。

首先，关于上述技术手段是否属于本领域惯用手段的认定。本领域的惯用手段为本领域公知常识的下位概念。因此有关公知常识的判断规则对于相关技术手段是否为本领域惯用手段的认定，同样适用。以本领域普通技术人员为新颖性判断的主体，系专利授权确权案件中所普遍适用的基本规则。而所属技术领域的技术人员，是指一种假设的“人”，其知晓申请日或者优先权日之前该发明所属技术领域所有的普通技术知识，能够获知该领域中所有的现有技术，并且具有应用该日期之前的常规实验手段的能力，但他不具有创造能力。如果所要解决的技术问题能够促使本领域的技术人员在其他技术领域寻找技术手段，他也应具有从该其他技术领域中获知该申请日或优先权日之前的相关现有技术、普通技术知识和常规实验手段的能力。即所谓的惯用手段应当为本领域的技术人员所应当掌握的知识。考虑到举证的必要性及难易程度等因素，当事人可以通过充分说明或者提交证据证明的方式确定相应的技术手段是否属于惯用手段。本案中，专利复审委员会对本专利权利要求4限定的“在物理下行链路控制信道PDCCH上传送包含所述RAPID的所述消息”及证据1中“通过切换消息的方式传送消息”的技术手段是否属于本领域的惯用手段，既未提交相应的证据，亦未进行充分的说理。

其次，关于上述技术手段的置换是否属于“直接置换”。新颖性的判断通常应当坚持单独比对的原则，即判断新颖性时，应当将发明或者实用新型专利申请的各项权利要求分别与每一项现有技术或申请在先公布或公告在后的发明或实用新型的相关技术内容单独地进行比较，不得将其与几项现有技术或者申请在先公布或公告在后的发明或者实用新型内容的组合，或者与一份对比文件中的多项技术方案的组合进行对比。此为新颖性与创造性判断方法的明显区别。但如上所述，若相关的区别仅在于“惯用手段的直接替换”，则涉案申请或专利同样不具备新颖性。在创造性判断过程中，若涉案申请或专利对于本领域技术人员而言，相对于一篇对比文件和公知常识的结合是显而易见的，则其不具备创造性。虽然，上述新颖性下本领域惯用手段为创造性下本领域公知常识的下位概念，但二者的显著区别为新颖性的判断过程中，要求惯用手段的替换为“直接的”，即不但要求相关的技术手段可以替换，同时要求将涉案申请或专利对对比文件中的不同技术手段替换后，不会影响该技术手段与其他技术特征之间的配合等关系。对于本领域技术人员而言，即便相关技术手段的替换是容易想到的，但若相关技术手段替换后，同时要求与该技术手段配合的其他技术特征需要作出适应性调整，此时虽然涉案申请或专利可能不具备创造性，但不宜认定其不具备新颖性。本案中，如前所述，各方对于本专利权利要求4的附技术特征为“在物理下行链路控制信道PDCCH上传送包含所述RAPID的所述消息”，而证据1公开的是通过切换消息的方式传送消息，并未提出异议。而本领域技术人员公知，证据1公开的是通过切换消息的方式传送消息，系通过数据信道传送相应的消息。同时通过数据信道传送消息与通过控制信道传送消息，涉及不同解调制及解压缩等，对其他与之匹配的技术特征提出了新的要求。故本案中，在对比文件1的基础上，不宜认定本专利权利要求4限定的附加技术特征属于“惯用手段的直接置换”。据此，被诉决定与原审判决的相关认定缺乏事实及法律依据，予以纠正。某股份公司的相关主张成立，予以支持。

裁判要旨

“惯用手段的直接置换”至少需满足以下要件，一是相关技术手段为本领域惯用的技术手段；二是相关技术手段的置换属于“直接置换”。所谓“直接置换”，不但要求相关的技术手段可以替换，同时要求将涉案发明对比文件中的不同技术手段替换后，不会影响该技术手段与其他技术特征之间的配合、协作关系。对于本领域技术人员而言，即便相关技术手段的替换是容易想到的，但若相关技术手段替换后，同时要求与该技术手段配合的其他技术特征需要作出适应性调整，此时虽然涉案发明可能不具备创造性，但不宜认定其不具备新颖性。

关联索引

《中华人民共和国专利法》第22条第2款

 一审：北京知识产权法院（2015）京知行初字第6121号行政判决（2018年6月19日）
 二审：北京市高级人民法院（2019）高行终513号行政判决（2020年9月8日）