关键词

行政/专利权无效行政案件/实用新型专利/权利要求/创造性/三步法/实际解决的技术问题/技术效果

基本案情

涉案专利系ZL200920095008.XXX号、名称为“位于座垫下表面或座椅骨架上的压力型安全带提醒传感器”的实用新型专利（简称本专利），专利权人为王某和姚某。针对本专利，某某（廊坊）电子工程有限公司（以下简称某电子公司）以本专利权利要求1不符合《中华人民共和国专利法》（以下简称专利法）第二十二条第二款的规定、说明书不符合专利法第二十六条第三款的规定为由向专利复审委员会提出无效宣告请求，后补充无效请求理由：本专利权利要求1-7不符合专利法第二十二条第三款的规定，权利要求2-7不清楚，不符合专利法第二十六条第四款的规定。专利复审委员会经审查，作出第24570号无效宣告请求审查决定（简称第24570号决定），宣告本专利权全部无效。王某和姚某不服，向北京知识产权法院提起诉讼，请求撤销第24570号决定。

北京知识产权法院于2015年5月20日作出（2015）京知行初字第1298号判决，驳回王某、姚某的诉讼请求。王某、姚某不服一审判决，向北京市高级人民法院提起上诉，请求撤销一审判决及被诉决定。北京市高级人民法院于2017年3月30日作出（2015）高行知终字第3065号判决，撤销一审判决以及被诉决定。某电子公司不服，向最高人民法院申请再审。最高人民法院于2017年12月1日作出（2017）最高法行申7921号裁定，提审本案。经审理，最高人民法院于2018年12月31日作出（2018）最高法行再33号判决，撤销二审判决，维持一审判决，维持国家知识产权局专利复审委员会第24570号无效宣告请求审查决定。

裁判理由

最高人民法院认为，本案的焦点问题在于涉案专利原权利要求2是否具备创造性。具体涉及以下三个方面的问题：（一）在认定原权利要求2是否具有创造性时应如何适用“三步法”；（二）如何考虑原权利要求2实际解决的技术问题；（三）原权利要求2是否具备创造性。

（一）关于在认定原权利要求2是否具有创造性时应如何适用“三步法”

首先，专利法第二十二条第三款规定：“创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型有实质性特点和进步”。在判断要求保护的发明创造相对于现有技术是否显而易见时，通常可以按照以下三个步骤进行：第一，确定最接近的现有技术；第二，确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题；第三，判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见。认定发明创造是否显而易见的上述三个步骤，在司法实践中通常被简称为“三步法”。“三步法”是认定发明创造是否显而易见的“一般性判断方法”。

“三步法”的适用有利于对权利要求是否具有专利法第二十二条第三款规定的创造性作出客观、准确的认定。但也要注意到“三步法”并非判断创造性的唯一方法。在准确、客观、全面地理解权利要求限定的技术方案和现有技术的基础上，不排除对创造性的判断也可以通过“三步法”以外的其他方法来完成。而且，无论采用哪种方法，理应得到相同的结论。当然，最高人民法院也注意到在《专利审查指南》中，有关“突出的实质性特点（显而易见）”的认定方法也只是规定了“三步法”，并没有明确记载其他的判断方法。且长期以来，在专利审查实践以及司法实践中，“三步法”始终是认定创造性最为重要、最为基本的方法。因此，在认定发明创造是否显而易见，是否具有创造性时，一般应当通过“三步法”来进行判断，但也有必要给其他判断方法留出适用、发展的空间。

由于“三步法”是判断权利要求是否显而易见的一种方法,故对于“三步法”的适用，包括“三步法”中每一个步骤的适用，都应当立足于并服务于认定发明创造是否显而易见，是否具有创造性这个根本目标。因此，在正确认定区别技术特征的基础上,即使被诉决定或一审法院对“第二步”中的实际解决的技术问题未作认定，或者认定错误，亦不必然影响对权利要求是否具有创造性作出正确的认定。本案中，当事人争议的焦点在于原权利要求2是否具有创造性。二审法院并未对原权利要求2的创造性作出实体认定，而是以一审法院在“三步法”的“第二步”中认定的实际解决的技术问题存在错误，被诉决定未认定实际解决的技术问题，以及避免审级损失为由，即判决撤销被诉决定和一审判决，不利于行政争议的实质性解决，最高人民法院予以纠正。

（二）如何考虑原权利要求2实际解决的技术问题

关于“实际解决的技术问题”的确定，《专利审查指南》第二部分第四章3.2.1.1“判断方法”规定：“首先应当分析要求保护的发明与最接近的现有技术相比有哪些区别特征，然后根据该区别特征所能达到的技术效果确定发明实际解决的技术问题”“应当根据审查员所认定的最接近的现有技术重新确定发明实际解决的技术问题。重新确定的技术问题可能要依据每项发明的具体情况而定。作为一个原则，发明的任何技术效果都可以作为重新确定技术问题的基础，只要本领域的技术人员从该申请说明书中所记载的内容能够得知该技术效果即可”。

最高人民法院认为，参照上述《专利审查指南》的规定，在正确认定发明相对于最接近的现有技术的区别技术特征的基础上，应当以涉案专利说明书为依据，根据该区别技术特征在权利要求保护的技术方案中所实现的作用、功能、技术效果，来确定其实际解决的技术问题。如果在涉案专利的说明书中没有记载该区别技术特征的作用、功能、技术效果，则可以结合本领域的公知常识，以及区别技术特征与权利要求中的其他技术特征的关系等因素作出认定。需要指出的是，在对区别技术特征在权利要求技术方案中的作用、功能、技术效果作出认定的基础上，如果继续在此基础上对实际解决的技术问题做出不同程度的抽象或者概括，则难免仁者见仁智者见智，引发不必要的争议。尤其是像本案这样，在权利要求中具有多个区别技术特征，或者权利要求本身属于减少技术特征的省略发明时，更是难以抽象、概括出一个单一的实际解决的技术问题。在此种情况下，应当回到区别技术特征在权利要求限定的技术方案中的作用、功能和技术效果本身，而不必刻意、主观地去抽象、概括一个实际解决的技术问题。如此，与“三步法”的第三步的认定亦不矛盾。即如果现有技术给出了将区别技术特征应用于权利要求技术方案的启示或者教导，并且本领域技术人员能够认识到此种应用可实现相同或者实质相同的作用、功能、技术效果的，则可以据此认定现有技术整体上给出了技术启示。

本案中，虽然涉案专利的说明书中没有记载区别技术特征3和3’中的“通孔”的作用、功能、技术效果。但本领域技术人员在阅读涉案专利说明书后，能够认识到“通孔”在原权利要求2中的作用是在受压载荷时便于中间层通道空腔中的空气排出，使得原本并无接触的印刷电路产生接触；在受压载荷移除后，使得空气可以通过通孔进入中间层通道中的空腔，隔绝印刷电路之间的电连接。故应当在此基础上，对现有技术是否整体上给出了有关区别技术特征3、3’的技术启示作出认定。二审法院将实际解决的技术问题认定为“确定最低载荷”，缺乏事实依据，最高人民法院予以纠正。

（三）原权利要求2是否具备创造性

关于原权利要求2的区别技术特征，当事人并无争议。本案争议主要在于区别技术特征3、3’能否给原权利要求2带来实质性特点和进步。

关于区别技术特征3。在证据2图2公开的薄膜开关中，当薄膜朝向基板移动从而关闭接触时，在区域14和通道36、38的组合空间中实际移动的空气体积不会允许外部受污染的空气进入空间14。排气通道既能使得开关内部与外部之间的空气流通，又能通过空间14和通道36、38的组合空间中实际移动的空气体积，来限制或防止外部灰尘、尘土和污染物被引入内部。证据2图2通过狭小和错综复杂的排气通道，能够在实现开关内外部压力平衡的情况下，防止受污染的空气进入开关内部，以达到防潮的效果。在不需要对开关内部进行防潮处理的情况下，本领域技术人员基于证据2公开的上述内容，很容易想到在薄膜上开设排气通道，以利于空腔内气体的排出和吸入，使得薄膜之间的电路接通或者断开。因此，证据2中给出了区别技术特征3的技术启示。

关于区别技术特征3’。在证据2图3所示结构中，薄膜层上通孔形成通道46，其与第一、第二基板之间形成的空腔44连通，并未直接与大气连通。由于第一、第二基板之间形成的空腔44为累积器，空腔44的尺寸允许整个连接通道结构中的少量空气移动到在开关操作期间薄膜的移动受到抑制的位置处。这种设置是在保证能够提供适应开关操作期间空气压力变化功能的基础上，为额外提供密闭防潮的功能而作出的。其实质上也能实现空腔44在受压后，其中的空气移动使得原本隔绝的薄膜开关产生接触的技术效果。在不需要防潮的情况下，本领域技术人员亦容易想到将第二基板和空腔44省略，使得通道46直接与大气连通以提供空气压力调节功能，通过空气的流通来实现薄膜之间电路连接通断的技术效果。

综上，本领域技术人员在证据2公开的技术内容和给出的技术启示下，能够显而易见地想到对证据2中的技术方案进行简化，以获得区别技术特征3、3’，以及区别技术特征3、3’在权利要求2的技术方案中所实现的技术效果。因此，区别技术特征3和3’未给权利要求2带来实质性特点和进步。王某、姚某有关原权利要求2具有创造性的主张不能成立。

由于王某、姚某对于被诉决定中有关从属权利要求3-7的创造性的认定未提出具体的理由，故在其引用的权利要求不具备创造性的情况下，权利要求3-7亦不具有创造性。

裁判要旨

在运用“三步法”对专利的权利要求是否具备创造性进行评判时，在已认定权利要求相对于最接近的现有技术的区别技术特征的基础上，应当以专利说明书为依据，根据该区别技术特征在权利要求保护的技术方案中所实现的作用、功能、技术效果，来确定其实际解决的技术问题。如果在专利说明书中没有记载该区别技术特征的作用、功能、技术效果，则可以结合本领域的公知常识，以及区别技术特征与权利要求中的其他技术特征的关系等因素作出认定。

关联索引

《中华人民共和国专利法》第22条第3款

一审：北京知识产权法院（2015）京知行初字第1298号（2015年5月20日）
      二审：北京市高级人民法院（2015）高行知终字第3065号（2017年3月30日）
      申请再审：最高人民法院（2017）最高法行申7921号（2017年12月1日）
      再审：最高人民法院（2018）最高法行再33号（2018年12月31日）