关键词

行政/专利相关行政案件/发明专利/生物序列/权利要求说明书支持

基本案情

本案涉及国家知识产权局于2006年6月28日授权公告的名称为“热稳定的葡糖淀粉酶”的发明专利 (以下简称本专利)，其专利号为98813338.XXX，申请日为1998年11月26日，专利权人为诺某公司。原国家知识产权局专利复审委员会（以下简称专利复审委员会）针对本专利作出第17956号无效宣告请求审查决定 (以下简称第17956号决定)，在修改的基础上维持本专利有效。江苏某生物制品有限公司（以下简称某生物制品公司）向北京市第一中级人民法院起诉，请求撤销第17956号决定。

北京市第一中级人民法院于2013年12月20日作出(2012)一中知行初字第2721号行政判决: 撤销第17956号决定，专利复审委员会就某生物制品公司针对本专利所提出的无效宣告请求重新作出审查决定。专利复审委员会和诺某公司不服一审判决，向北京市高级人民法院提起上诉。北京市高级人民法院于2015年1月26日作出（2014）高行（知）终字第3524号行政判决：驳回上诉，维持原判。专利复审委员会和诺某公司不服，向最高人民法院申请再审。最高人民法院于2016年6月2日作出（2015）知行字第177号行政裁定，提审本案，并于2016年12月30日作出（2016）最高法行再85号行政判决：1.撤销北京市第一中级人民法院（2012）一中知行初字第2721号行政判决；2.撤销北京市高级人民法院（2014）高行（知）终字第3524号行政判决；3.维持国家知识产权局专利复审委员会第17956号无效宣告请求审查决定。

裁判理由

最高人民法院再审认为，本专利申请日为1998年11月26日，本案应当适用1992年修正的《中华人民共和国专利法》（以下简称专利法）。对于本专利权利要求10、11、权利要求13和14引用权利要求12(a)和（b)的技术方案是否符合专利法第二十六条第四款这一争议焦点，该院认为：

专利法第二十六条第四款规定，权利要求书应当以说明书为依据，说明要求专利保护的范围。根据该款规定，权利要求所要求保护的技术方案应当是所属技术领域的技术人员能够从说明书充分公开的内容中得到或概括得出的技术方案，并且不得超出说明书的范围。如果权利要求的概括包含申请人推测的内容，而其效果又难于预先确定和评价，应当认为这种概括超出了说明书公开的范围。如果权利要求的概括使所属技术领域的技术人员有理由怀疑该上位概念所包含的一种或多种下位概念或选择方式不能解决发明或者实用新型的技术问题，并达到相同的技术效果，则应当认为该权利要求没有得到说明书的支持。

权利要求10是权利要求6的从属权利要求，权利要求11是权利要求10的从属权利要求。权利要求6内容如下：“一种具有葡糖淀粉酶活性的分离的酶，与SEQIDNO:7中所示全长序列之间同源的程度至少为99%，并且具有由等电聚焦测定的低于3.5的等电点。”权利要求10内容如下：“根据权利要求6-9任一项的分离的酶，所述的酶来源于丝状真菌Talaromyces属，其中丝状真菌是T.emersonii菌株。”权利要求11内容如下：“权利要求10的酶，其中丝状真菌是T.emersoniiCBS793.97。”对于全长591个氨基酸的SEQIDNO:7而言，尽管与之具有99%以上同源性的序列仍有约5、6个氨基酸位点的差异，但是，除了同源性特征之外，从属权利要求10还进一步限定所述的酶来源于T.emersonii菌种，权利要求11甚至进一步限定所述酶来源于特定的菌株即T.emersoniiCBS793.97。根据诺某公司提交的反证8即《微生物学》第256-257页的相关记载：“种(species)是生物界客观存在的独立单位，也是生物分类中的基本单位。细菌的种起源于一个单细胞，在遗传上是相同的细胞群体或克隆(clone)。通常在某些基本特征上，这个群体中的个体彼此显示出高度的相似性，而与另一种的个体在许多独立的特征方面又表现不同。”本领域普通技术人员一般认为，种是生物分类的基本单位，在某些基本特征上，同一种中的个体彼此显示出高度的相似性。同一种真菌或同一株真菌编码其体内某种酶的基因序列一般是确定的，偶尔会存在极少数同源性极高的变体序列，相应地，由该基因编码的酶也是确定的或者极少数的。本案中，99%以上同源性与菌种或者菌株来源的双重限定已经使得权利要求10和11的保护范围限缩至极其有限的酶，何况权利要求10和11还包括权利要求6所限定的酶的等电点和具有葡糖淀粉酶活性的功能。因此，在说明书实施例1-4已经证实了上述SEQIDNO:7具有葡糖淀粉酶活性的情况下，权利要求10和11的保护范围能够得到说明书的支持，符合专利法第二十六条第四款的规定。

权利要求12的（a）和（b）技术方案内容如下：“一种克隆的DNA序列，所述DNA序列编码表现出葡糖淀粉酶活性的酶，该DNA序列包括：（a）在SEQIDNO:33中所示DNA序列的所述葡糖淀粉酶编码部分；（b）在SEQIDNO:33中第649-2724位中所示的DNA序列或其互补链。”权利要求13的内容如下：“权利要求12的DNA序列，其中所述的DNA序列来源于丝状真菌Talaromyces属，其中所述丝状真菌是T.emersonii的菌株。”权利要求14的内容如下：“权利要求13的DNA序列，其中所述丝状真菌是T.emersoniiCBS793.97。”权利要求13进一步限定权利要求12的DNA序列来源于T.emersonii菌种，权利要求14进一步限定权利要求13的DNA序列来源于特定菌株即T.emersoniiCBS793.97。尽管权利要求13和14引用了使用“包括”措辞的权利要求12，使得其所保护的DNA序列不限于“在SEQIDNO:33中所示DNA序列的所述葡糖淀粉酶编码部分”即序列（a）或“在SEQIDNO:33中第649-2724位中所示的DNA序列或其互补链”即序列（b）本身，还包括分别在这两种序列的一端或两端进行延伸而形成的DNA序列。但是，权利要求13和14包含有功能性特征“编码表现出葡糖淀粉酶活性的酶”，在序列（a）或（b）无限延伸之后已不具备该功能的DNA序列并未包含于权利要求13和14的保护范围之内。而且，权利要求13和14还分别限定了所述DNA序列来源于T.emersonii菌种和特定菌株T.emersoniiCBS793.97，而能够从T.emersonii菌种甚至特定菌株T.emersoniiCBS793.97中得到的包含序列（a）或序列（b）的DNA序列也是确定的和极少数的。因此，权利要求13和14中引用权利要求12（a)（b)的技术方案能够得到说明书的支持，符合专利法第二十六条第四款的规定。

关于生物序列发明的限定方式问题。某生物制品公司在申请再审程序中主张，不应当使用同源百分比限定生物序列发明，否则违背了2010年版《专利审查指南》和国家知识产权局执行的《审查操作规程（实质审查分册）》对于生物序列权利要求的规定；某生物制品公司在再审程序中则主张，生物序列产品权利要求可以使用序列同源性的限定方式，但应当列出相应的衍生序列，才能得到说明书的支持。本院认为，本专利申请日为1998年11月26日，当时实施的1993年版《专利审查指南》并没有关于生物技术领域发明的权利要求书的规定。即使如某生物制品公司主张，应参考2010年版《专利审查指南》等相关规定，本院亦认为，2010年版《专利审查指南》第二部分第十章第9.3.1条规定：“对于涉及基因、载体、重组载体、转化体、多肽或蛋白质、融合细胞和单克隆抗体等的发明，其权利要求可按下面所述进行描述。”第9.3.1.1条第（1）至（5）项对基因发明规定了五种具体描述方式，并在第（6）项规定：“当无法使用前述五种方式进行描述时，通过限定所述基因的功能、理化特性、起源或来源、产生所述基因的方法等描述基因才可能是允许的。”上述规定并没有排除生物序列发明使用同源性限定的描述方式。某生物制品公司提交的证据8即《审查操作规程》的相关规定针对的是使用序列同源性加上功能限定的生物序列产品权利要求，此类权利要求得到说明书支持的要求是说明书中列举了相应的衍生序列，但是，本案争议权利要求在引用的独立权利要求的基础上增加了来源限定，并非规程所说的序列同源性加上功能限定的方式，因此，其得到说明书的支持并不必然要求说明书列举相应的衍生序列。某生物制品公司提交的证据9是两篇研究文章，其相关内容虽然表明，对于使用序列同源性限定的生物序列产品权利要求，审查意见一般为，生物分子的微小改变可能导致分子空间结构的改变，进而导致其功能发生变化，本领域技术人员不能预见与相关具体序列具有百分比相同性的生物序列也具有相同的功能活性，但两篇文章均没有考虑本案争议权利要求在增加了来源限定后如何评价其是否得到说明书支持的问题。因此，对于本案争议权利要求采用了同源性加上功能和来源的限定方式后是否得到说明书的支持的问题，仍然应当依据专利法第二十六条第四款规定进行判断。本专利争议权利要求保护的酶及其编码DNA序列均来源于T.emersonii菌种甚至特定菌株T.emersoniiCBS793.97，并未跨越不同物种，因此，某生物制品公司根据其证据4即《科学家发现人和黑猩猩基因功能区差异只有百分之零点七五》一文，以人与大猩猩两个不同物种为例提出的反驳主张不能成立。某生物制品公司以其证据5和6主张，生物序列的一个位点发生突变，就可能会导致生物序列功能的改变甚至丧失，但是，本专利争议权利要求不仅具有同源性限定，还有来源和功能限定，而证据5和6所载内容并未考虑基因的来源和功能，某生物制品公司的相应主张不能成立。某生物制品公司证据7所载内容虽然说明同一菌种会发生变异，但本专利争议权利要求在具有来源限定的同时还有同源性和功能限定，证据7也不能推翻本专利争议权利要求得到说明书支持的认定。

关于本专利未测定保守区、其保护范围是否得到说明书支持的问题。某生物制品公司主张，专利权人未测定保守区，本领域技术人员不能预见争议权利要求限定的序列是否具备相同的功能活性。本院认为，如果权利要求10和11没有进一步限定所述酶的菌种或者菌株来源以及酶的功能，则其保护范围将扩展至任意与SEQIDNO:7具有99%以上同源性的酶序列，本领域技术人员无法得知上述众多的酶序列是否都具备葡糖淀粉酶活性。然而，在权利要求10和11进一步限定所述葡糖淀粉酶来源于T.emersonii菌种甚至特定菌株T.emersoniiCBS793.97的情况下，其保护范围只是极其有限的序列（例如同工酶的情形），甚至更可能仅仅是SEQIDNO:7本身，因此采用同源性加上功能和来源限定的权利要求10、11已经得到说明书的支持，无需再测定保守区并根据是否具备保守区来判断是否具备相同的功能活性。某生物制品公司提供的证据7的相关记载也不足以表明本案应当测出SEQIDNO:7的保守区或保守氨基酸位点，其相应主张不能成立。

关于热稳定性是否应当予以考虑的问题。某生物制品公司主张，本专利权利要求包括了“具备所述序列的酶具备热稳定性”这一隐含技术特征，热稳定性是本专利唯一的发明点，专利复审委员会在评价权利要求是否得到说明书支持时未考虑这一特征。本院认为，本专利说明书第2页记载，“以T1/2（半衰期）测量本发明的热稳定性”，“与诸如黑色曲霉葡糖淀粉酶之类的现有技术中的葡糖淀粉酶相比，分离的葡糖淀粉酶具有非常高的热稳定性。正如以下实施例2中所述的那样，测定70℃（pH4.5）下T1/2（半衰期）约为120分钟。正如实施例12中所述的那样，测定在酵母中表达的重组T.emersonii葡糖淀粉酶约为110分钟。”本专利权利要求1没有限定要求保护的酶的热稳定性，本专利权利要求2作为权利要求1的从属权利要求，限定了要求保护的酶的热稳定性，即，在70°C下在50mMNaOAc、0.2AGU/ml、pH4.5中具有至少100分钟的T1/2(半衰期），而根据本专利说明书第4页的记载，在同样条件下测定的由黑色曲霉HowB112菌株生产的T.emersonii葡糖淀粉酶的T1/2为20分钟。上述内容和某生物制品公司提交的证据10-12能够证明热稳定性可分为普通的热稳定性和非常高的热稳定性。由此可见，虽然本专利发明名称为“热稳定的葡糖淀粉酶”，本专利说明书及诺某公司意见陈述书也多次出现“热稳定的葡糖淀粉酶”，但所述热稳定并未明确指明系本专利权利要求2限定的非常高的热稳定性，还是普通的热稳定性。根据诺某公司提交的反证11，T.emersonii菌种是嗜热菌种，来自嗜热菌种的酶一般都具有热稳定性，这是本领域技术人员可以预期的；而且，权利要求的保护范围以其权利要求的内容为准，本专利争议权利要求没有对热稳定性进行明确限定，因此，专利复审委员会在评价本专利权利要求是否得到说明书支持时未对热稳定性予以特别考虑并无不当。

裁判要旨

对于保护主题为生物序列的权利要求是否得到说明书的支持，需要考虑其中的同源性、来源、功能等技术特征对该生物序列的限定作用。如果这些特征的限定导致包含于该权利要求中的生物序列极其有限，且根据专利说明书公开的内容能够预见到这些极其有限的序列均能实现发明目的，达到预期的技术效果，则权利要求能够得到说明书的支持。

关联索引

《中华人民共和国专利法》第26条第4款

一审：北京市第一中级人民法院（2012）一中知行初字第2721号行政判决（2013年12月20日）
      二审：北京市高级人民法院（2014）高行（知）终字第3524号行政判决（2015年1月26日）
      申请再审：最高人民法院（2015）知行字第177号行政裁定（2016年6月2日）
      再审：最高人民法院（2016）最高法行再85号行政判决（2016年12月30日）