关键词

行政/发明专利权无效/权利要求/说明书/无效决定合法性审查

基本案情

本案涉及专利号为97197519.X，名称为“具有低矫顽磁力特性的偏磁元件的磁力式电子货品监视用标识器”发明专利（以下简称涉案专利）。2010年4月27日，某某电子科技有限公司以全部权利要求均未能以说明书为依据，不符合《中华人民共和国专利法》（2001年修正）（以下简称《专利法》）第二十六条第四款的规定等为由，向专利复审委员会提出无效宣告请求。2012年2月29日，国家知识产权局专利复审委员会作出第18161号无效宣告请求审查决定（以下简称被诉决定）。被诉决定认定，涉案专利权利要求1-4、6-7、9-12、14-18、20-26、29-30、34-35、37-42、44、46-47未能以说明书为依据，不符合《专利法》第26条第4款的规定，故宣告所述权利要求无效，某某电子科技有限公司的无效理由不能成立，故在所述权利要求的基础上维持专利权继续有效。某某电子公司不服被诉决定，向北京市第一中级人民法院提起行政诉讼，请求撤销被诉决定。

北京市第一中级人民法院于2012年12月14日作出（2012）一中知行初字第2111号判决：维持被诉决定。某某电子公司不服一审判决，向北京市高级人民法院提起上诉，请求撤销一审判决和被诉决定，判令专利复审委员会重新作出审查决定。北京市高级人民法院于2013年12月30日作出（2013）高行终字第961号判决驳回上诉，维持一审判决。某某电子公司不服二审判决，向最高人民法院申请再审。最高人民法院于2015年12月18日作出（2014）知行字第96号裁定，提审本案。最高人民法院于2017年3月23日作出（2016）最高法行再19号判决，判决撤销一、二审判决，部分撤销国家知识产权局专利复审委员会第18161号无效宣告请求审查决定中有关权利要求5、8、13、19、27、28、32、36、43和45符合《专利法》第26条第4款规定，维持所述权利要求有效的认定，由国家知识产权局专利复审委员会就所述权利要求是否符合《专利法》第26条第4款的规定重新作出审查决定。

裁判理由

最高人民法院认为，本案争议焦点为：

一、在认定涉案专利权利要求是否以说明书为依据时，如何理解涉案专利所要解决的技术问题？

《专利法》第26条第4款规定的“以说明书为依据”涉及的主要是权利要求书与说明书的相互关系问题，通常应当以说明书本身记载的相关内容为基本依据来认定涉案专利要解决的技术问题和实现的技术效果。虽然在判断权利要求是否具有创造性时，会根据权利要求与“最接近的现有技术”的区别技术特征所重新确定“实际解决的技术问题”。但是，该“实际解决的技术问题”可能并不同于涉案专利要解决的技术问题，不能直接作为认定权利要求是否以说明书为依据的基础。

综合考虑涉案专利说明书中有关背景技术、发明目的、有益效果、具体实施方式等内容，涉案专利相对于背景技术作出的改进主要在于以特定材料制作偏磁元件，以使得标识器更容易退活化，并且标识器不会因“存储、运输或装卸时所可能会出现的磁场作用”而意外退活化。故也应据此认定涉案专利所要解决的技术问题和实现的技术效果。

二、涉案专利说明书中记载的第一实施例、第三实施例是否充分公开，对认定涉案专利权利要求是否以说明书为依据有何影响？

在认定权利要求是否以说明书为依据时，应当以说明书中充分公开的技术内容为基础。对于说明书中未能充分公开的内容，由于该部分内容不能达到让本领域技术人员能够实现的程度，不宜将其作为认定权利要求是否以说明书为依据的基础。涉案专利说明书中记载的有关第一实施例、第三实施例的技术内容未能充分公开，不能作为认定权利要求1-47是否“以说明书为依据”的基础。

三、涉案专利权利要求是否以说明书为依据？

涉案专利权利要求1-4、6-7、9-12、14-18、20-26、29-30、37-42、44、46-47的保护范围明显超出了涉案专利说明书充分公开的程度和涉案专利的技术贡献程度，未能以说明书为依据。权利要求34-35限定的技术方案缺乏具体实施方式支持，不符合《专利法》第二十六条第四款的规定。
 关于被诉决定维持有效的权利要求5、8、13、19、27、28、31、32、33、36、43和45。权利要求5、8、13、19、27、28、36、43和45的保护范围明显超出了涉案专利说明书充分公开的程度和涉案专利的技术贡献程度，未能以说明书为依据。权利要求32限定的技术方案缺乏具体实施方式支持，不符合《专利法》第二十六条第四款的规定。权利要求31、33能够得到说明书中充分公开的具体实施方式的支持，符合《专利法》第二十六条第四款的规定。

四、关于本案的审理范围和处理方式

《中华人民共和国行政诉讼法》（以下简称《行政诉讼法》）第六条规定：“人民法院审理行政案件，对行政行为是否合法进行审查。”根据该规定，人民法院可主要根据当事人提出的诉讼请求以及主张的事实和理由，对被诉决定的合法性进行审理，但并不以此为限。人民法院发现被诉决定存在违反法律规定的其他情形的，可以一并审查。本案中，被诉决定中维持有效的权利要求中的大部分权利要求同样存在未能以说明书为依据的情形，不符合《专利法》第二十六条第四款的规定。为避免错误维持有效的权利要求损害第三人的合法权益和社会公共利益，在充分听取各方当事人意见的基础上，根据《行政诉讼法》第六条的规定对维持有效的权利要求是否符合《专利法》第二十六条第四款的规定一并进行审理。

根据《行政诉讼法》第七十条规定，在被诉决定中的各项认定属于可以区分的情况下，人民法院可以依法判决部分撤销被诉决定中的有关认定。综上，最高人民法院作出判决：（一）部分撤销国家知识产权局专利复审委员会第18161号无效宣告请求审查决定中有关权利要求5、8、13、19、27、28、32、36、43和45符合《专利法》第26条第4款规定，维持所述权利要求有效的认定，由国家知识产权局专利复审委员会就所述权利要求是否符合《专利法》第二十六条第四款的规定重新作出审查决定；（二）撤销北京市第一中级人民法院（2012）一中知行初字第2111号行政判决；（三）撤销北京市高级人民法院（2013）高行终字第961号行政判决。

裁判要旨

“权利要求应当以说明书为依据”是维护权利人与社会公众的利益平衡，防止专利权侵蚀公有领域，为后续创新保留必要空间的重要制度保障。因而，一方面，权利人有权在说明书充分公开的具体实施方式等内容的基础上，通过合理概括的方式撰写权利要求，以获得适度的保护范围；另一方面，权利要求限定的保护范围应当与涉案专利的技术贡献和说明书充分公开的范围相适应。

人民法院可主要根据当事人提出的诉讼请求以及主张的事实和理由，对被诉决定的合法性进行审理，但并不以此为限。人民法院发现被诉决定存在违反法律规定的其他情形的，可以一并审查。

人民法院可区分不同权利要求以及不同的法律规定，对被诉决定中的相关认定分别审理并作出认定，部分撤销被诉决定中认定错误的部分。

关联索引

《中华人民共和国专利法》（2020年修正）第22条、第26条（本案适用的是2001年7月1日施行的《中华人民共和国专利法》第22条、第26条）

一审：北京市第一中级人民法院（2012）一中知行初字第2111号行政判决（2012年12月14日）
      二审：北京市高级人民法院（2013）高行终字第961号行政判决（2013年12月30日）
      提审：最高人民法院（2014）知行字第96号行政裁定（2015年12月18日）
      再审：最高人民法院（2016）最高法行再19号行政判决（2017年3月23日）