关键词

行政/发明专利申请驳回复审/创造性/技术发展进程/改进动机/技术启示

基本案情

香港某大学系申请号为20088010****.1、名称为“利用基因组测序诊断胎儿染色体非整倍性”的发明专利申请（以下简称本申请）的申请人。本申请系使用孕妇生物样品（如孕妇血浆等），通过大规模并行基因组测序诊断胎儿染色体非整倍性，申请日为2008年7月23日，优先权日为2007年7月23日，公开日为2010年9月29日。本申请涉及生物医药领域前沿技术问题，发明人包括该领域国际著名科学家。

2020年2月5日，国家知识产权局作出第202160号复审请求审查决定（以下简称被诉决定），以本申请权利要求1相对于对比文件1、对比文件3及本领域常规技术手段的结合不具备创造性为由，维持其原审查部门对本申请作出的驳回决定。被诉决定引用的对比文件如下：对比文件1.公开号为US2005/02213****的专利文献，其公开了一种进行染色体核型分析的方法。对比文件3.《孕妇血浆中游离胎儿DNA测定在产前诊断中的应用》，载于《中华妇产科杂志》，2006年7月，第41卷，第7期，第492-494页，其中载明：有学者研究发现，孕妇血液循环中存在较丰富的游离胎儿DNA。

香港某大学向北京知识产权法院提起诉讼，请求撤销被诉决定，判令国家知识产权局重新作出决定。

北京知识产权法院于2022年8月14日作出（2020）京73行初10465号行政判决：驳回香港某大学的诉讼请求。香港某大学不服，提起上诉。最高人民法院于2024年9月26日作出（2022）最高法知行终811号行政判决：撤销被诉决定、一审判决，由国家知识产权局就香港某大学针对本申请提出的复审请求重新作出审查决定。

裁判理由

法院生效裁判认为：面对所要解决的客观技术问题，本领域技术人员从现有技术中可以获知的技术启示原则上应该是具体、明确的技术手段，而非抽象的想法或者一般性的研究方向，仅依据尚不成熟的想法或者研究方向，即认定现有技术给出具体的启示，隐含着后见之明的危险，容易低估发明创造的创造性。而且，如果某一技术在申请日前尚处于发展的早期阶段，对于该阶段所属领域的技术人员而言，由于可借鉴的现有技术信息很少，不确定性更多，对技术问题和技术手段缺乏成熟的认识，需要其自身进行更多的独立摸索、思考和尝试，在此过程中，对于其所作出的智力贡献是否属于创造性劳动，亦应结合申请日前的技术发展状况和发展进程予以综合考量。本案中，对比文件3虽然给出了孕育21三体胎儿的孕妇血浆中游离胎儿DNA水平与正常样本存在显著差异的技术启示，但由于在本申请之前，本领域技术人员的普遍认知是孕妇母体血浆中游离胎儿DNA的情况非常复杂，有关孕妇血浆中胎儿各号染色体之间的DNA片段数量是否具有对应关系、胎儿各号染色体的DNA片段数量与胎儿细胞中的同号染色体数量是否具有定量关系等情况，均存在不确定性，因此，对比文件3尚未给出充分的技术启示，足以促使本领域技术人员有动机选择在孕妇母体血浆中适用与对比文件1实质相同的检测方法检测胎儿染色体的非整倍性，并最终能够获得本申请的技术方案。

裁判要旨

关于本领域技术人员对现有技术是否具有改进动机或者现有技术是否给出技术启示的判断，可以综合考量申请日前所属技术领域的发展状况和发展进程。如果在申请日前本领域技术尚处于早期发展阶段，本领域技术人员对于相关技术问题和技术手段的认识尚不成熟，则研发面临的不确定因素更多。在此情形下，应当慎重认定本领域技术人员对现有技术具有改进动机或者现有技术给出技术启示。

关联索引

《中华人民共和国专利法》第22条第3款（本案适用的是2001年7月1日施行的《中华人民共和国专利法》第22条第3款）

一审：北京知识产权法院（2020）京73行初10465号行政判决（2022年8月14日）
二审：最高人民法院（2022）最高法知行终811号行政判决（2024年9月26日）