关键词

行政/商标权无效宣告/作品中的特有名称/在先权益

基本案情

第*号“葵花宝典”商标（以下简称诉争商标）由上海某公司于2012年3月5日提出注册申请，于2013年6月7日核准注册，核定使用服务为第41类“在计算机网络上提供在线游戏”等。某集团有限公司就诉争商标向原国家工商行政管理总局商标评审委员会（以下简称商标评审委员会）提出无效宣告申请。商标评审委员会作出商评字〔2017〕第17732号《关于第*号“葵花宝典”无效宣告请求定书》（以下简称被诉裁定），认为诉争商标的申请注册损害了金庸《笑傲江湖》小说作品中武学秘籍特有名称的商品化权益，违反了“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利”的规定，诉争商标予以无效宣告。上海某公司不服，提起诉讼。

北京知识产权法院于2017年12月25日作出（2017）京73行初2800号行政判决：撤销被诉裁定，商标评审委员会重新作出裁定某集团有限公司和商标评审委员会不服，提起上诉。北京市高级人民法院于2019年1月30日作出（2018）京行终6240号行政判决，回上诉，维持原判。某集团有限公司和国家知识产权局不服，向最高人民法院申请再审。最高人民法院于2020年12月30日作出（2019）最高法行申10765号行政裁定，提审本案。最高人民法院于2021年12月17日作出（2021）最高法行再254号行政判决：一、撤销北京市高级人民法院（2018）京行终6240号行政判决和北京知识产权法院（2017）京73行初2800号行政判决；二、驳回海某公司的诉讼请求。

裁判理由

法院生效裁判认为：对于“作品名称、作品中的角色名称等”作为“在先权益”予以商标法的保护，须满足三个条件：1.作品处于著作权保护期限内。2.作品名称、作品中的角色名称等具有较高知名度。商标法保护的必要性取决于作品元素的知名度和影响力。3.商标使用在相关商品或服务上造成公众混淆误认的可能性较大。

具体到本案：首先，根据原审查明的事实，《笑傲江湖》系金庸于1969年创作完成的一部武侠小说作品，目前仍处于著作权保护期限之内。某集团有限公司提交的在案证据表明，该小说最早于1984年10月出版发行，后被数家出版单位相继多次再版。《笑傲江湖》小说作品先后被改编为7版电视剧和4版电影。“葵花宝典”作为《笑傲江湖》小说中武学秘籍的特有名称，是牵引小说情节发展的重要线索和贯穿整部小说的核心。经由作者的创造性劳动，“葵花宝典”已从普通词汇“葵花”与“宝典”的组合演变为具有明确指向性、对应性的名称。“葵花宝典”与《笑傲江湖》小说和金庸产生了稳定的对应关系。在诉争商标申请日之前，《笑傲江湖》小说、基于小说而改编的同名影视作品、小说中的“葵花宝典”名称及金庸已经为广大公众所熟知，具有较高知名度。其次，诉争商标为文字商标，与金庸小说《笑傲江湖》中的武学秘籍名称“葵花宝典”完全相同，核定使用在第41类“在计算机网络上提供在线游戏；娱乐；玩具出租”等服务上。某集团有限公司在商标评审阶段提供的证据显示，早在诉争商标申请日之前的2008年12月，金庸授权某集团有限公司的关联公司作为“笑傲江湖”游戏的发行及销售权人。2013年7月之后，金庸与明河社出版有限公司作为授权人，授权某集团有限公司的关联公司享有《笑傲江湖》小说的游戏改编权，有权以授权作品名称、授权作品中的人物、武功、武器的名称等申请注册商标等。上述事实表明，诉争商标使用的“在计算机网络上提供在线游戏；娱乐”等服务，属于武侠小说通常的衍生服务范畴。诉争商标使用在上述服务项目上，容易使相关公众误认为上述服务项目与知名小说作品的作者具有关联关系或者已经获得了作者的授权。再次，上海某公司除注册本案诉争商标之外，还注册了多件“笑傲江湖”商标。上海某公司作为从事网络游戏业务的经营主体，明知《笑傲江湖》小说、“葵花宝典”名称在我国具有广泛的知名度，仍使用“葵花宝典”申请注册商标，主观上具有利用相关权利人商业机会和市场优势地位的故意。综上，诉争商标的注册违反了商标法有关“申请商标不得损害他人现有的在先权利”的规定。被诉裁定综合考虑“葵花宝典”名称的知名度、诉争商标核定使用的服务与知名武侠小说衍生服务的关联程度以及诉争商标申请人的主观恶意等因素，对故意挤占作者对作品中的特有名称享有的商业价值和交易机会的行为严格规制，符合商标法及其司法解释的规定。被诉裁定作出宣告诉争商标无效的结论，具有事实和法律依据，并无不当。

裁判要旨

对于著作权保护期限内的作品，如果作品中的特有名称具有较高知名度，将其作为商标使用在相关商品上容易导致相关公众误认为其经过权利人的许可或者与权利人存在特定联系，该特有名称可作为在先权益受到商标法保护。

关联索引

《中华人民共和国商标法》第32条（本案适用的是2001年修正的《中华人民共和国商标法》第31条）
     《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第22条

一审：北京知识产权法院（2017）京73行初2800号行政判决（2017年12月25日）
      二审：北京市高级人民法院（2018）京行终6240号行政判决（2019年1月30日）
      申请再审：最高人民法院（2019）最高法行申10765号行政裁定（2020年12月30日）
      再审：最高人民法院（2021）最高法行再254号行政判决（2021年12月17日）